宋献涛、王强 | 广义论下的单独对比原则探究——从最高法院典型案例切入

摘 要

狭义的单独对比原则最早源于新颖性，主要用于新颖性判断，但后来在专利实务中不断被广义化，其思想的光芒已经照亮了涉及特征比对的多个环节，包括创造性、修改超范围、优先权核实、现有技术抗辩等，由此打通了专利法的诸多条款。

“公开换保护”作为专利法的根基，衍生出公开认定标准和单独对比原则，如果说“明确记载”、“隐含公开”或“直接毫无疑义地确定”的公开认定标准关注文义和形式，简单易操作，可能存在片面、机械的弊端，则单独对比原则重视逻辑体系和技术实质，有利于把握整体发明构思和局部技术细节，在文字搜索滋生特征碎片化的时代应当特别予以强化。

在适用单独对比原则时，区辨上中下位概念、理清各技术方案的逻辑关系至关重要，对于具有枝干关系的技术方案，它们并非不可兼容，所以要警惕所谓的“组合”说法，而对于不同分枝的技术方案，它们在同一发明构思下的相同部分可以互相借用或套用，但各自特有的部分不得组合产生new matter。

重点导读

一、最高法院关于单独对比原则的三把火

二、单独对比原则的中外实践探析

• 中国：比对基础是技术内容或技术方案
• 美国：单篇是原则，多篇是例外
• 欧洲：整体主义是原则，能否组合要具体情况具体分析
• 小结

三、单独对比原则的广义化

四、单独对比原则的使命：发现客观存在，止步主观想象

五、结束语

最高法院关于单独对比原则的三把火

2022年2月，最高法院知识产权法庭发布《裁判要旨摘要（2021）》，其中第3项为“新颖性单独比对原则”，源自（2021）最高法知行终83号行政判决书裁判要旨：

如果本领域技术人员对一份现有技术文献作整体性解读后可以直接地、毫无疑义地确定，记载于该文献不同部分的技术内容之间存在属于同一技术方案的逻辑关系，将该不同部分的技术内容共同构成的技术方案作为新颖性判断的比对对象，不违反单独比对原则。

2022年4月，最高法院发布《知识产权案件年度报告（2021）摘要》，其中第7项为“现有技术抗辩中一项现有技术方案的认定”，源自（2021）最高法民申5727号民事判决书裁判要旨：

现有技术抗辩应适用单独对比原则，记载在同一对比文献不同部分的内容，如果其在文意上互为解释，在技术上彼此关联，相互支持，共同解决一个技术问题，则这些内容应当作为一个整体，共同构成一项现有技术方案。

实际上，这不是最高法院第一次强调单独对比原则，最高法院知识产权法庭2019年发布的《裁判要旨摘要》第15项涉及“新颖性判断中的单独比对原则”，源自（2019）最高法知行终53号行政判决书裁判要旨：

每一篇对比文件所承载的技术方案都是独立的，即使两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术载体实物，也不能据此当然将这两篇对比文件 结合起来 评价权利要求的新颖性，因为此时实际比对的对象已经被变更为 任何一篇对比文件均未曾记载的、存在于评价者观念中的现有技术 。

而该无效决定原来的要点是： 如果有其他证据能够 佐证 一份现有技术公开的技术内容与本专利权利要求限定的技术方案采用了相同的技术手段，并解决了相同的技术问题，达到了相同的技术效果，则该权利要求相对于该现有技术不具备新颖性 。

单独对比原则的中外实践探析

单独对比原则最初源于新颖性，主要用于特征比对分析。

专利制度由西方国家首创后，在建立初期只是规定了新颖性，而没有规定创造性^[1]。1850年，美国最高法院在“门把手”案—Hotchkiss v. Greenwood案中认为，涉案专利唯一的新颖之处在于，用瓷质的把手替代金属或木质的把手，这可能得到更好更便宜的商品，但不应被授予专利权，因为专利性应当具备比新颖性更高的条件—独创性（originality, ingenuity）。1952年美国修改《专利法》，将非显而易见性（nonobviousness）进行法典化(codify)，编为美国专利法第一百零三条（即35 U.S.C.§103）。后来，受美国的影响，其他各国专利法也纷纷增加了创造性。

正因为新颖性和创造性的定性区别，人们通常理解，新颖性判断采用单独对比原则（一打一），是比较客观的技术事实分析，而创造性判断允许多项现有技术结合（多打一），往往难以完全摆脱主观的价值判断。不管是新颖性还是创造性，首先都需要基于单独对比原则将两个对象一对一进行特征比对，判断是构成完全相同或实质相同，还是存在某些区别特征。常见做法有两种：一是CC（Claim Chart）列表比对，例如左边为权利要求的特征ABC，右边为对比文件公开内容abc的出处；二是无效决定或法院判决通常采用的注解式比对，例如对比文件1公开了……（相当于权利要求1中的“……”）。

问题是：这里的“单独”修饰谁，是对比文件，还是技术方案，还是实施例？

中国：比对基础是技术内容或技术方案

我国《专利审查指南》在新颖性章节中规定，新颖性判断适用单独对比的原则，并特意强调了与创造性判断的不同：

判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即，判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同。

美国：单篇是原则，多篇是例外

美国MPEP 2131规定，如果单篇对比文件明确记载或隐含公开了权利要求的全部技术特征，则其不具备新颖性^[2]。通常，新颖性评价只能使用单篇对比文件，但是，在三种情形下可以使用多篇对比文件：

(A) 辅对比文件用于证明主对比文件公开充分；

(B) 辅对比文件用于解释主对比文件所用的某术语的含义；

(C) 辅对比文件用于说明主对比文件未公开的某特征是内在的或隐含的。

欧洲：整体主义是原则，能否组合要具体情况具体分析

欧洲专利局上诉委员会判例法关于新颖性的章节中首先强调对比文件公开内容解读的一般原则是整体主义（must be considered as a whole），尤其是当对比文件为专利或专利申请时，其中任何一部分的解读都不应与其他部分割裂开，相反，每一部分都必须在整体上下文中进行解释。因此，即使在对比文件的某一部分与其他部分割裂开的情况下可以文义解释出一个特定的意思，也完全有可能在参考其他部分之后对该部分的真实含义得出一个不同的理解。^[3]

欧洲专利局上诉委员会注意到了单篇对比文件中不同部分内容组合的复杂情形，从两个方面表明立场如下：

一方面，同一对比文件中专属于不同实施例的特征不得随意提取并组合，从而人为创造出一个特定的实施例，除非该对比文件中清楚地记载或具体地建议了这样的组合^[4]。

另一方面，在整体主义的指引下，一篇对比文件的不同段落是可能进行组合的，除非找到理由阻止本领域技术人员进行这样的组合，一个实施例中的技术教导可以与同一文件中其他地方公开的技术教导相结合^[5]。一般情况下，专利文献的说明书中往往会描述很多实例，这些实例的技术内容有可能与其他地方公开的内容进行组合，例如，如果其只是对整体发明构思的举例说明，或者与整体发明构思保持一致。^[6]

小结

对比中美欧的实践经验可以看出：美国似乎不太关注一篇对比文件中不同内容的组合问题，例如实施例1公开特征A，实施例2公开特征B，实施例3公开特征C，并不意味着就公开了特征ABC组成的技术方案，这说明美国的做法是粗放的；我国反对将一篇对比文件中的多项技术方案进行组合；欧洲反对将一篇对比文件中专属于不同实施例的特征进行组合，但仍留了例外情形，即对比文件中清楚地记载或具体地建议了这样的组合。

笔者感觉， 欧洲的做法更细腻，具有更好的指引意义，值得借鉴 。

在2021-83号案中，最高法院充分认识到了在新颖性判断中遵循单独对比原则的意义在于，确保与专利要求保护的技术方案进行对比的现有技术属于申请日之前已客观存在的技术方案。如果用于与专利技术方案对比的技术方案是由若干个现有技术组合而得到的、仅存在于观念中的技术方案，则这种对比方式及其判断结论的性质，已经超出新颖性判断的范畴，而属于创造性判断的范畴。

单独对比原则的广义化

狭义的单独对比原则最初源于新颖性，主要用于新颖性判断，但后来在专利法的实践过程中，其思想的光芒已经照亮了很多涉及特征比对的条款，完成了从狭义到广义的发展。根本原因在于，单独对比原则充分体现了“公开换保护”的精髓，打通了专利法的诸多条款。

作为专利法的根基，“公开换保护”至少有两层含义：先解读在先文本公开了什么（公开内容认定标准），再比较权利要求和在先文本公开内容的差异（单独对比原则）。例如，在授权确权过程中，涉案专利审查文本既要坚持自我比较，还要把他人比下去：

一方面，审查文本不能超越自我，只能从其优先权文本或原始申请文本公开的技术方案中提炼出请求保护的权利要求 。权利要求的任何一个特征都应在优先权文本或原始申请文本中“明确记载”、“隐含公开”或“直接毫无疑义地确定”。根据单独对比原则，不得将优先权文本或原始申请文本中散布于不同实施例专属的特征进行组合，从而引入申请日或优先权日后发现的new matter。例如，优先权文本或原始申请文本中实施例1为ABC，实施例2为ABD，对于权利要求ABCD，其优先权主张不成立或修改超范围。

另一方面，审查文本必须超越他人，相对于现有技术输出实质性贡献 。否定新颖性时，权利要求的任何一个特征都应在现有技术或抵触申请对比文件中“明确记载”、“隐含公开”或“直接毫无疑义地确定”。根据单独对比原则，不得将散布于现有技术不同实施例的特征组合出一个想象中的技术方案（基于抵触申请的惯用手段直接置换是例外，否则会出现重复授权或前后两个专利边界过于模糊而导致社会公众无所适从），例如，对比文件中实施例1为ABC，实施例2为ABD，则权利要求ABCD相对于该对比文件具备新颖性。创造性评价也离不开单独对比原则，权利要求的技术特征和最接近现有技术的公开内容也需列表比对或注解式比对，对于相同部分应坚持新颖性标准，对于区别部分应按照三步法做出判断（即，允许将散布于现有技术不同实施例的特征进行组合，但必须以技术启示作为桥梁）。

上述两方面的要求均规定在《专利审查指南》第二部分第三章（新颖性）中，分别参见2.3（对比文件）和3.1（审查原则）。笔者认为，判断某一特征是否被公开，“明确记载”、“隐含公开”或“直接毫无疑义地确定”的标准具有较强的实操性，而判断某一技术方案是否被公开，需要贯彻单独对比原则。如果说“明确记载”、“隐含公开”或“直接毫无疑义地确定”的公开标准关注文义和形式，简单易操作，但可能存在片面、机械的缺点，则单独对比原则重视逻辑体系和技术实质，有利于把握整体发明构思和局部技术细节，避免“一叶障目、不见森林”，在文字搜索滋生特征碎片化的时代应当特别予以强化。

单独对比原则在侵权环节同样适用。例如，最高法院《知识产权案件年度报告（2021）摘要》中选取的（2021）最高法民申5727号民事判决书对于现有技术抗辩的特征比对，就强调了整体观察视角下的单独对比原则。詹靖康法官认为，司法解释对于现有技术抗辩适用专利新颖性判断的单独对比原则，但现有技术抗辩所说的“属于现有技术”的范围与“现有技术”本身的范围明显是不一致的，后者是一个完全客观的概念，而前者则在后者的基础上融入了主观的判断^[7]。对于现有技术抗辩的特征比对，法官最初严格采取新颖性标准，要求被诉侵权方案和现有技术完全相同，即使近年来稍有放宽，也仅限于一篇对比文件+公知常识^[8]，相当于《审查指南》中创造性评价的最简单情形。无论如何，被告都需要将被诉侵权方案和现有技术对比文件进行单独比对之后才能判断哪些特征构成相同，哪些特征是区别，该区别是不是公知常识。

可以思考一下，如果原告将多个技术方案结合起来证明被诉侵权产品落入保护范围，或者被告将多个技术方案结合起来证明被诉侵权产品不落入保护范围，是否违反单独对比原则？答案应该是肯定的，因为多个技术方案结合起来的产物可能不是客观存在的，而是想象中的方案。

单独对比原则的使命：发现客观存在，止步主观想象

单独对比原则是一块试金石，可以很好地区分客观存在的方案和主观想象的方案，有助于在发明构思的框架下理清不同层次的概念和实施方式之间的逻辑关系。

业内人士皆知，专利文献具有鲜明的特点，可能采用先总后分的方式，先从抽象的层面概括描述整体发明构思（例如ABC），对应于权利要求1，然后围绕整体发明构思从不同层面（例如中观、微观）具体描述多个实施例（例如ABc1，ABc2，abc2d），这些实施例有的是并列关系（例如ABc1和ABc2），有的是优选或次选关系（例如ABc2和abc2d），就好像大树的根部、树干、枝丫、绿叶一样，它们之间有共同点（例如AB，AB，ab），也有不同点（例如c1，c2，c2d）。当然，也可能采用先分后总的叙述方式。

很多专利文件中，第一个实施例对某一共同点（例如AB）给出图示和文字描述，后面实施例可能一笔带过，不给图示，或者只有图示而无文字介绍，但这并不意味着后面的实施例不得借用前面的实施例关于该共同点的文字描述或图示，这就如同绿叶离不开枝丫、树干和根部一样。

通信领域中，发射端和接收端具有相反的操作，例如调制/解调制、加密/解密、加扰/解扰、屏蔽/解屏蔽、扩频/解扩等，化学领域中，组合物的成份、配比、制备方法以及工艺流程，这些操作往往存在关联对应关系。如果不了解这些领域的技术背景和行文特点，就可能将同一发明构思下的不同实施例分裂成毫无联系的孤岛，忽略其共性和逻辑关系。

有的专利文献发明构思很巧妙，但结构凌乱、文字晦涩，不同层次的实施例之间的关系错综复杂，有时一个实施例分布在跨度很大的多个段落中，犹如长篇小说中某一人物的故事穿插在很多章节中，有些套话真假难辨（例如，在一个优选的实施例中，在另一个优选的实施例中，在一个更优选的实施例中，在一个最优选的实施例中，可替换的，可选的，本领域技术人员可以容易地对公开的实施例进行各种修改，这些修改也将落入权利要求的保护范围内，等等）。在解读这样的对比文件时，需要牢牢把握发明构思的主线，参照权利要求的布局，抽丝剥茧，准确识别出整体技术方案下实施例的层次关系，以及各个实施例所包含的共有特征和专属特征。

（2021）最高法知行终83号案即为明证，最高法院认为，对比文件1的说明书第[0015][0016][0020][0034][0038]段中的相关内容，系该专利方法实施过程中所涉及的涂料组合物的成份、配比、制备过程以及涂料如何形成涂层的工艺方法等技术内容，这些技术内容虽然没有在对比文件1中予以集中记载，而且属于从各具有可选步骤中分别择取的部分技术内容，但本领域技术人员在系统性地解读对比文件1后容易理解，上述分散在各段中的技术内容，系对比文件1所要保护的专利技术方案的各组成部分，彼此之间存在着归属于同一技术方案的逻辑关系。因此，对比文件1说明书第[0015][0016][0020][0034][0038]段中公开的相关内容所共同构成的整体技术方案，应认定为属于在本申请优先权日前即已被对比文件1公开的技术方案，而不应当被认定为系在多个现有技术方案的基础上重新组合而成的新的技术方案。

标准必要专利可谓是各种无效案件中最难啃的硬骨头之一。有报告^[9]总结道，就权利要求不具备创造性的无效理由成立所使用的对比文件类型而言，提案的情况占39.2%，技术标准或规范的情况占14.2%。3GPP的提案可以分为不同的类型，例如概念提案（涵盖标准冻结前各阶段）、修改请求（Change Request, CR）等，有些阶段的概念提案往往很简短，干货可能仅仅是一段话，宏观讲述技术构思，有时提及相应的手段，其往往假定读者是本领域熟悉相关背景知识的玩家，而修改请求比较具体，可能增加一个新特征，也可能修改、澄清或增强一个现有特征，还可能是勘误。

3GPP标准技术规范（Technical Specification, TS）版本更新十分频繁，通常是在CR提案批准后不断修改（通常是打补丁形式）的结果，技术规范的篇幅往往很长，动辄几百页上千页，涉及方方面面的内容，章节甚多，有的内容相互引用或提及，这些分散在不同章节的内容之间的关联性或逻辑关系，也要具体情况具体分析。

可见，将通信标准技术规范或提案用作对比文件时，站位所属领域技术人员是至关重要的，如果不具备相关的背景知识，很容易割裂各章节之间的逻辑联系，难以理清各部分之间的共性和特点，导致无法解读出一个完整的技术方案。

结束语

“公开换保护”是专利法的根基，由此衍生出公开内容认定标准和单独对比原则，二者相辅相成，可以维护权利人和社会公众之间的利益平衡，使专利法的体系严密而协调。

公开内容认定标准可以是“明确记载”、“隐含公开”或“直接毫无疑义地确定”，业内已有大量研究讨论，本文不再赘述。笔者认为，强调逻辑和整体主义的单独对比原则打通了专利法的诸多条款，在文字搜索滋生特征碎片化的时代应当特别予以强化，然而，知易行难，在适用单独对比原则时，区辨上中下位概念、理清各技术方案的逻辑关系至关重要，对于具有枝干关系的技术方案，它们并非不可兼容，所以要警惕所谓的“组合”说法，而对于不同分枝的技术方案，它们在同一发明构思下的相同部分可以相互借用或套用，但各自特有的部分不得组合产生new matter。