涉农药专利案件“许诺销售”的法律思考 | 乾成研究

01.

法院查明的案涉事实和裁判要点

根据青岛市中级人民法院公布的判决书记载，2020年8月，青岛市中级人民法院受理了FMC公司、FMC农业新加坡私人有限公司（以下简称“FMC公司”或“两原告”）起诉山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股份”或“被告”）侵害发明专利权纠纷。

两原告诉讼请求包括：

两原告起诉润丰股份的制造、使用、销售（包括出口）、许诺销售侵害涉案专利的氯虫苯甲酰胺农药产品（包括原药以及用于制造原药的关键中间物）行为，其中所涉为获得农药登记行政审批而实施的制造、使用行为，前文有所分析讨论。本文意在对于农药企业在涉案专利到期前所实施的被诉销售、许诺销售行为是否构成专利侵权，以及应承担的法律责任作出探讨。

围绕销售、许诺销售问题，两原告指控被告实施的侵权行为包括：山东省农业农村厅农药管理处出具的氯虫苯甲酰胺原药材料，证明润丰股份至少在2017年就已经有了成熟的厂房、设备并完成了相应的生产；并于2019年2月通过北京海关向俄罗斯农药企业出口3千克氯虫苯甲酰胺原药，申报总价684美元，该出口产品的生产单位为被告；2019年12月，被告就“年产6500吨杀虫杀菌剂4000吨除草剂项目（一期）”在滨海经济开发区政府网站进行了环境影响评价第一次公示，该项目包括含年产1000吨氯虫苯甲酰胺产品；多个招标网站显示被告正在就该项目进行施工招标，同时提及该项目正在办理环评等手续工作，项目性质是扩建，正在扩大其侵权行为；对被告员工寄送2瓶氯虫苯甲酰胺制剂样品的行为，原告进行了公证取证。

针对两原告起诉的上述行为，润丰股份对原告公证取证封存实物落入原告涉案专利保护范围没有异议，同时答辩称：公证取证的实物为被告试生产样品，没有向收货方收取任何费用，且是为了支持对方试验；被告出口到俄罗斯的少量产品为试验样品，实际上是样品寄送行为，而非销售行为，与正常的农药进出口贸易数量差别巨大，684美元实际为运费，数量3千克，用于帮助客户开展科研-对照试验等自用活动，数量极少。

青岛市中级人民法院经审理认为，被告制造并向俄罗斯客户出口被诉侵权产品98%氯虫苯甲酰胺原药的行为，是为生产经营目的制造、销售的侵权行为；被告制造并向广州寄送氯虫苯甲酰胺制剂的行为，虽然被告未向收货方收取任何费用，但该行为亦构成为生产经营目的的制造、许诺销售原告专利产品的行为；被告在其网站上对氯虫苯甲酰胺相关产品进行宣传的行为，构成许诺销售行为，结合被告关于年产6500吨杀虫杀菌剂4000吨除草剂项目（一期）中“该一期项目建成后……其中包括氯虫苯甲酰胺1000吨/年”的公示内容，被告的行为构成为生产经营目的的许诺销售行为。

青岛市中级人民法院审理的FMC公司起诉润丰股份专利侵权案[（2020）鲁02知民初169号]（以下简称“润丰案”），一审判决后，双方当事人均未提出上诉，该案判决书已经发生法律效力。

从“润丰案”判决书记载内容分析，针对两原告起诉被告立即停止制造、使用涉案专利、销售、许诺销售涉案专利产品等侵权行为的诉讼请求，法院支持了润丰股份的部分抗辩理由，但是针对被诉销售、许诺销售侵犯专利权的行为，润丰股份的抗辩理由没有得到法院支持。

“润丰案”中关于被诉销售、许诺销售的行为的发生具有一定普遍性。根据专利法规定，作为仿制农药企业，在涉案专利到期前，不得实施销售、许诺销售等侵犯专利权的行为，但是，由于农药产业的特点和交易习惯，仿制农药企业在批准进行田间试验范围之外，以免费赠送方式提供样品的行为，通过网站、展会等渠道对未来上市销售的农药进行介绍、宣传的行为，以及出口到某些涉案专利未获得专利保护的国家和地区用于农药行政审批的行为，是否应判定为销售、许诺销售的侵犯专利权行为，实践中存在很大争议。

02.

农药专利侵权诉讼中被诉销售、许诺销售行为的法律定性

1. 关于出口少量农药原药行为

“润丰案”中被诉侵权行为包括润丰股份向俄罗斯出口3千克氯虫苯甲酰胺原药，并在海关申报总价684美元，被法院认定为销售行为。有观点认为，仿制农药企业如果需要少量出口，可以标明仅用于科学研究目的，或者将货物价值申报为零，即可避免被诉侵权的法律风险。

笔者对上述观点不能认同，理由如下：首先，出口行为是制造、使用涉案专利行为的延续，而且农药的出口属于农药经营行为，按照《农药管理条例》的规定，国家对农药经营实行许可制度，办理农药进出口海关申报手续，应当按照海关总署的规定出示相关证明文件。“润丰案”中FMC公司针对润丰股份的上述出口行为向法院申请调查令，农业农村部农药检定所向青岛中院出具了调查令回函，载明润丰股份向其申请办理氯虫苯甲酰胺农药出口登记管理放行通知单，包括单号、签发日期、贸易性质、报关口岸、商品名称、商品用途、出口量，以及生产单位和发货单位名称润丰股份等信息，因此，该出口行为既是制造、使用涉案专利行为的延续，同时根据农药经营管理的相关行政法规规定，该行为属于经营性质的行为。其次，出口行为虽然没有单独列入专利法第十一条所禁止的侵权行为，但其行为性质属于销售的一种表现形式，不论其海关申报的价格高低，也无需考虑出口数量因素，都不影响该出口行为被判定为侵犯专利权的法律定性。再其次，关于少量出口用于国外科学研究目的或者为了取得进口国农药行政审批登记，鉴于知识产权保护地域性原则，当专利权人依据在中国合法有效的专利权起诉侵权方在中国境内实施的出口行为时，应当严格审查该出口行为的侵权构成要件，至于被诉侵权方主张该农药产品出口到中国境外的使用目的，以及涉案专利在进口目的地国是否合法有效，则不应当在中国法院审理的专利侵权诉讼中予以考虑。

综上，“润丰案”中法院认定润丰股份在出口产品是申报总价为684美元，属于未经两原告许可，为生产经营目的制造、销售侵犯两原告涉案专利的侵权行为，这一认定为仿制农药企业划定了农药产品出口行为的法律风险边界。

2. 关于涉农药专利“许诺销售”的权利边界

“润丰案”中两原告起诉润丰股份实施了许诺销售行为，包括润丰股份员工向广州寄送3瓶氯虫苯甲酰胺制剂，虽然没有向收货方收取任何费用，但是法院认为，该行为仍然构成许诺销售原告专利产品的侵权行为。

根据业内人士反映我国农药产业的现实状况，在农药原药、制剂专利到期前，确有国内仿制农药企业以免费赠送少量样品方式提供给潜在客户的情况发生。例如，潜在客户希望尽快得到部分样品以检验农药药效，仿制农药企业的员工也具备一定法律意识，通过微信等社交工具联系沟通过程中，明确表示由于专利还没到期，公司也没有产品上市销售，仅提供的少量样品且不收取对价。

关于专利法中的许诺销售，2000年为加入世界贸易组织承担相应的责任和义务，符合TRIPs协议对于知识产权保护的要求，2001年专利法进行了修订，其中第十一条增加了专利权人有权禁止他人未经许可、以生产经营目的实施的许诺销售行为。此后，最高人民法院通过司法解释明确规定了许诺销售的具体含义。

2021年3月22日，最高人民法院对青岛青科重工有限公司诉青岛晨源机械设备有限公司专利侵权案[（2020）最高法知民终2658号]（以下简称“晨源案”）作出判决，法院认为，专利法规定的许诺销售，是指以通过广告、商店橱窗中陈列或者展销会上展出等方式向不特定的人作出销售商品的意思表示。许诺销售行为的目的虽然指向销售行为，但许诺销售行为是一种法定的独立的侵权行为方式，许诺销售侵权行为的民事责任承担不以销售是否实际发生为前提。

“晨源案”对专利法及司法解释规定的许诺销售做了进一步明确的阐述，许诺销售行为的构成要件至少应该包括“通过某种方式”、向“不特定的人”、作出“销售商品的意思表示”这样几个关键要素。随着经济技术的飞速发展，许诺销售的表现方式可以不限于广告、商店橱窗展示或者展销会，包括互联网、社交媒体等等都可以成为许诺销售的方式和渠道。但是判定被诉侵权行为是否构成许诺销售时，仍然要具备向“不特定的人”作出“销售商品的意思表示”这些核心要素。以“润丰案”判决书记载的相关事实为例，两原告提供证据显示，客户“YakoobMuhammed”与润丰股份员工在微信聊天中称：“我只是想要几克做检测，未做好准备前不会下订单”，润丰股份员工表示：“目前它是专利保护产品，也不知道目前的价格，我们不能卖，我认为到2022年前是不可能的，专利保护期将在2022年结束。”显然润丰股份员工明确表达了受专利保护原因不能销售涉案农药，基于客户“YakoobMuhammed”自述只想要几克做检测的要求，才免费提供了300毫升氯虫苯甲酰胺制剂。

对此，笔者认为，专利法将许诺销售纳入专利权人禁止他人未经许可以生产经营目的实施的侵权行为范畴，是基于对专利权人权利边界的合理划分，尽管没有销售行为实际发生，但是对于作出销售侵权产品的意思表示，导致冲击专利权人市场份额、价格侵蚀、商业机会减少或者延迟等等结果的应当予以禁止。而专利权人依法所享有的禁止他人许诺销售的权利边界，也应当以被诉侵权方作出“销售商品的意思表示”为前提和核心要件，如果明确表示不能销售，且出于农药产品的特性考虑免费提供少量样品用于检测农药效果，则不应属于专利法所禁止的许诺销售行为。

“润丰案”两原告起诉被告实施许诺销售的另一侵权行为，是润丰股份在其子公司网站上对氯虫苯甲酰胺相关产品进行宣传，以及“一期项目建成后……其中包括氯虫苯甲酰胺1000吨/年”等公示内容。润丰股份上述行为被法院认定为许诺销售。

如前所述，构成许诺销售侵权行为需要具备“通过某种方式”、向“不特定的人”作出“销售商品的意思表示”这些核心要素。被诉侵权方在没有制造、使用、销售被诉侵权产品的情况下，通过网络或者其他途径，客观展示相关产品的真实情况，公示规划生产产能，进行环境评价报批等等，这些行为如果被认定为许诺销售，不仅曲解了相关司法解释和生效裁判确立的侵权判定规则，而且对我国农药行业带来重大影响。因生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂等产品会对周围环境产生很大影响，农药生产企业基础设施建设和技术改造，不仅需要投入大量资金，还需要经过建设项目环评审批等多个程序，往往需要较长的时间周期。如果把企业技术改造、产能公示作为许诺销售的侵权行为，只有在专利到期后才能够进行相应的项目报批、公示、建设，则专利权人又将专利保护期限不合理地延长数年，客观上会达到非法垄断技术、妨碍技术进步的效果，也与依法保护专利权人合法权益，推动发明创造的应用，促进科学技术进步和社会经济发展的立法宗旨相违背。

3. 关于涉农药专利侵权案中许诺销售的侵权责任承担

司法实践中对专利许诺销售行为的侵权赔偿存在不同看法。有观点认为，许诺销售仅仅是作出“销售商品的意思表示”，尚未发生实际销售行为，因此，被诉侵权方仅仅需要承担停止许诺销售行为的法律责任。但是，正如最高人民法院在“晨源案”中分析，权利有损害必有救济，除非法律另有特殊规定，该救济即应当至少包括承担停止侵害和赔偿损失这两种最基本的侵权民事责任形式，而不是只承担其中一种形式。笔者同意“晨源案”对许诺销售侵权责任的分析，知识产权侵权案件中侵权方应当承担的法律责任，相较于损失赔偿，判令停止侵权行为则是对被诉侵权方更加严厉的民事责任承担方式。

“润丰案”中法院认定润丰股份公示产能的行为构成许诺销售，并判决停止制造、使用、销售、许诺销售侵害两原告涉案专利行为，意味着润丰股份在涉案专利到期前，在未实际生产和上市销售仿制农药的情况下，仍然不得实施与之相关的公示产能等行为。

伴随许诺销售权利边界划定引发的法律责任和风险，对于仿制农药企业来说，已经远远超过了“润丰案”判令被诉侵权方赔偿专利权人人民币100万元的影响范围。

03.

涉农药专利案件销售、许诺销售侵权的法律思考

我国自1997年颁布《农药管理条例》开始实施严格的农药登记制度，生产和进口农药必须进行登记。2017年原农业部制定了《农药登记管理办法》、《农药登记试验管理办法》等一系列农药登记管理的规定，取得农药登记证是生产、经营等商业活动的前提。为了取得农药登记证，农药生产企业、向中国出口农药的企业或者新农药研制者，需要根据法律法规要求，提出新农药登记试验申请，经审查批准符合条件的准予登记试验，进行包括产品化学、毒理学、药效、残留环境评价等方面的农药登记试验，登记试验结束后，申请人向农业主管部门提出农药登记申请，并提交登记试验报告、标签样张和农药产品质量标注及其检验方法等申请资料，经严格的审查和登记评审，最终才能获得农药登记证。《农药管理条例》还要求农药生产企业应当建立农药出厂销售记录制度，如实记录农药的名称、规格、数量、生产日期和批号、产品质量检验信息、购货人名称及其联系方式、销售日期等内容。农药出厂销售记录应当保存2年以上。

结合国家法律法规对农药生产、销售严格的监督管理规定，对于与“润丰案”相类似的仿制农药企业而言，在已经完成农药登记所必须进行的毒理学、药效、残留环境评价等登记试验情况下，应潜在客户要求，免费提供少量样品用于检验农药药效等试验，则不应认定为专利法意义上的销售行为。至于“润丰案”对许诺销售认定，笔者认为，不论是技术改造、产能公示，还是经批准进行农药企业基础设施建设，都不是专利法所明确禁止的侵权行为。由于“润丰案”已经发生法律效力，对于这一问题的认定，有可能会影响到其他类似案件的审理裁判。这不仅仅涉及到具体个案被诉侵权行为是否成立，更是中国农药企业全行业面临的共性问题。如果专利权人享有的禁止他人许诺销售的权利边界界限不清，甚至界限划定错误，对于我国农药产业整体的影响是巨大的。如果“润丰案”对许诺销售裁判标准能够成立，则意味着在专利权到期前，仿制农药企业不能进行相应的技术改造、产能升级、基础设施建设等活动，否则将面临被法院判决构成专利侵权的巨大法律风险。

04.

结 语

人民法院对个案的审判其意义不仅仅在于解决个案纷争，在涉及农药这一特殊产业的专利侵权案件中，依法划定许诺销售的权利边界至关重要。农药产业属于专利密集型产业，农药市场主要依赖于技术创新和知识产权参与竞争。目前我国农药产业无论从技术研发还是专利布局以及参与国际竞争的能力，与国际上领先的农药企业相比，还有一定差距，因此，在依法保护知识产权、鼓励技术创新的同时，结合农药产业高风险、高投入、周期长的特点，以及行业监管法律法规规定，准确判定农药销售行为，具体清晰划定许诺销售的权利边界，将有利于仿制农药企业合理评估法律风险，依法依规加大产业投入，促进产业升级，优化产业结构，以技术创新和知识产权带动农药产业发展。