目次
二、裁床系列案之全貌
三、本案不宜优先适用专利法第22条
四、本案优先适用细则第11条 不存在魏征老师的担忧
五、魏征老师似乎混淆了法条竞合和想象竞合
六、魏征老师将“法不溯及既往”原则神圣化和绝对化了
七、“法不溯及既往”原则不是对诚实信用原则的束缚
一、 魏征老师的主要观点
近日，魏征老师在知产前沿发文《专利确权程序中法条竞合法律适用的思考——以第583749号无效宣告请求审查决定为研究案例》，对新细则第11条无效宣告专利第一案进行了深入的分析和评述。魏征老师聚焦法条适用问题，在第二部分第二节中从四个方面（“首先……，其次……，再次……，最后……”）认为合议组法条竞合的说理逻辑可以改善，其前三个方面认为“根据合议组的上述分析，反而应得出优先适用专利法第22条第2款的结论”，但最后一个方面却认为应当摒弃“择一适用”，改采“并行适用”。第四部分“结语暨建议”中先是对照刑法学认为“专利法体系中并不存在法条竞合问题”，后来又建议在专利确权程序中，不论是否涉及法条竞合，均坚持“平行适用”。
作为本案的代理律师，我们认为魏征老师对本案的解读是片面的，文中的一些推理不够周密，观点值得商榷。
为了便于更清楚地说明问题，我们先介绍裁床设备系列案的全貌，然后结合本案案情回应魏征老师的关切。
二、裁床系列案之全貌
法国X公司是世界领先的数控切割机（大型机电设备，又名裁床）及其系统软件的开发商，提供维护、保养、升级等技术支持。上海A公司是法国X公司100%控股的外商独资企业，负责产品在中国的销售和维护。张某、唐某曾担任上海A公司的现场工程师，劳动合同中记载其岗位职责包括对裁床的装配和维护，接触过该公司裁床设备及图纸分解视图（工程师可在公司内部平台下载爆炸图）。张某、唐某离职后，在2016年成立无锡B公司，担任创始股东（均持股40%），公司后来在2018年进行了股权变更，张某、唐某不再持股，由其妻子持股，并由其中之一担任公司法定代表人，但由张某、唐某实际运营和控制，他们的妻子并未在无锡B公司工作。此后，无锡B公司以唐某之妻和张某之妻作为发明人申请了多件关于裁床的专利，说明书附图与X公司在我国热销的一款裁床高度相似。
无独有偶，有一个自然人李某，也在同期作为申请人和发明人申请了多件关于裁床的专利，说明书附图与X公司在我国热销的一款裁床高度相似。
面对如此猖獗的抄袭行为，法国X公司准备采取法律行动，讨回公道。于是，上海A公司安排人员到购买过且还在使用上述裁床的一家工厂，在公证人员的见证下，对裁床的相关零部件进行拆卸，并对该裁床的外观、零部件、拆卸过程以及厂区周边环境进行了拍照、摄像，形成了公证书。此后，上海A公司对无锡B公司和李某的多件实用新型专利提起无效宣告请求。
最终，国家知识产权局宣告无锡B公司和李某的上述专利全部无效，具体而言，李某专利被无效的理由是专利法第22条（新颖性或创造性），而无锡B公司专利被无效的理由是细则第11条。
三、本案不宜优先适用专利法第22条
李某专利被无效的理由是专利法第22条，合议组采信的证据是在先销售公开证据链（包括上述公证书、设备采购合同、银行交易单），与之相比，无锡B公司专利被无效的理由是细则第11条，合议组采信的证据除了在先销售公开证据链之外，还有另一组主观故意证据链（包括张某、唐某与上海A公司之间的劳动合同、无锡B公司企业信用信息公示报告）。可见，案情不同，无效的理由和证据也不相同。
魏征老师在文章第二部分第二节中从三个方面认为“根据合议组的上述分析，反而应得出优先适用专利法第22条第2款的结论”。对此，我们认为，魏征老师三个方面的理由均不成立，分析如下：
首先，除了在先销售公开证据链之外，合议组在本案中还充分考虑了主观故意证据链，所以，“口审中，合议组要求专利权人对请求人的上述主张发表意见，并告知其可针对专利权人是否涉及抄袭，以及本专利相关的研发过程、研发内容等进行答复和说明，也可于庭后指定期限内提交意见，但专利权人未发表意见，也未提交任何书面意见和反证。”这是明显不同于李某专利无效案的地方，因此，基于证据的不同和举证责任的转移，合议组对本案采用了不同的无效理由，即细则第11条。不知为何魏征老师会觉得适用新颖性条款反倒是更能“更为全面地反映本案案情”，他可能忽略了主观故意证据链。魏征老师还认为申请人的抄袭行为已经被销售公开行为所吸收。对此，我们认为，申请人的抄袭行为是明显违背诚信原则的恶意行为，而上海A公司销售裁床设备的行为是正常的商业行为，二者并非同一主体所为，也不具有必然的包容关系或因果关系，所谓“吸收”过于牵强附会了。
其次，魏征老师认为“新颖性要件明确规定在我国的《专利法》中，是专利制度的核心条款；而诚实信用条款规定在与专利法配套的《专利法实施细则》中，从法律位阶上，上位法优于下位法，也应优先适用专利法第22条第2款。” 这是一个似是而非的观点，没有法理依据。我们认为，在法条适用产生冲突时可以有这样的说法，但在无冲突时并没有这样的说法，否则，若固守法条的位阶，那么，特别法条相对于普通法条就没有存在的价值了。例如，周光权教授在《法条竞合的特别关系研究――兼与张明楷教授商榷》[1]一文中指出“法条竞合概念意味着只要存在特别关系，特别法条的适用优先性是不可动摇的，而无须过问特别法条的轻重。”
再次，魏征老师认为“按照法不溯及既往的原理，也不应优先适用细则第11条”。我们认为，既然魏征老师要坚持法不溯及既往的原理，那就应该旗帜鲜明地反对适用细则第11条，就应该得出应当单行适用新颖性的结论，而不是其文章第二部分所讲的“并行适用”或第四部分所讲的“平行适用”。关于法不溯及既往，我们认为并不绝对化，也不能压倒诚实信用原则，本文下面在第六部分还将详细分析。
综上，我们认为，一方面考虑在先公开证据链，另一方面考虑主观故意证据链，本案可以适用、但不宜优先适用专利法第22条，相反，细则第11条能够更为全面地反映本案案情，毕竟，请求人主张以细则第11条作为无效理由，也提供了两方面的证据。如果以专利法第22条宣告无效，就是“重案轻判”。此外，根据相关规定[2]，一旦认定违反细则第十一条，申请人或者专利权人可能面临行政处罚，可以被处以10万元以下的罚款。这显然不是专利法第22条所能达到的效果。因此，以价值评价为指引，本案合议组的说理十分精彩，值得我们重温几遍：
首先，适用专利法实施细则第11条能够更为全面地反映本案案情。“不具备新颖性”，仅表明本专利的技术方案相较于现有技术没有区别，并且专利法中的“新颖性”并不区分是“无意的、偶然的相同”还是“有意的、抄袭的雷同”；而“抄袭现有技术导致不符合专利法实施细则第11条”，则表明本专利既未对现有技术作出改进，且该专利的申请过程中存在弄虚作假、不遵循诚实信用的行为。
其次，适用专利法实施细则第11条符合倡导诚实信用、促进高质量发展的导向。专利法实施细则在2023年的修订中新增了第11条，并对应地修改第69条将其作为无效宣告请求的理由，旨在通过法律制度倡导诚实信用原则的遵守，以有效维护创新秩序，实现公平正义。
因此，在无效宣告程序中，对于经查证认定属于“弄虚作假”“抄袭现有技术”的，应当优先适用专利法实施细则第11条，以落实诚实信用原则、引导申请人行为自律，从源头上促进专利质量的提升、维护良好创新环境和市场秩序。
四、本案优先适用细则第11条 不存在魏征老师的担忧
根据前面的分析可知，适用专利法第22条和适用细则第11条是包容关系，如下所示，有主观抄袭的故意时，适用细则第11条，没有主观抄袭的故意时，适用专利法第22条。李某专利和无锡B公司专利被无效的理由不同，就是直观的例证。
第583749号无效决定中，首先认定证据1中照片显示的结构可以作为本专利的现有技术，接着认定本专利发明创造的内容与证据1所涉现有技术相同，再接着认定专利权人无锡B公司存在明知其为现有技术却仍将其申请专利的主观故意，基于这些，最终认定本专利在申请过程中存在抄袭现有技术的行为，不符合专利法实施细则第11条的规定。由此可见，第583749号无效决定论述了本专利发明创造的内容与证据1所涉现有技术相同，也论述了无锡B公司抄袭现有技术的主观故意，只是在结论上采用了细则第11条。
由于本案中适用专利法第22条和适用细则第11条是包容关系，所以，在法院行政诉讼程序中，即使法官认为主观故意不成立，也不影响专利法第22条的评价，不能因此推翻专利无效的结论，仍然可以以不符合专利法第22条为由维持无效决定，而不需要撤销无效决定、重新作出决定。可见，魏征老师担忧的程序震荡或空转，不符合“审查经济原则”，在本案中并不存在。
五、魏征老师似乎混淆了法条竞合和想象竞合
魏征老师关于法条竞合的分析前后不一致。其文章第一部分认为，在法定的专利无效理由中，的确存在法条竞合问题，并以“必要技术特征”要件、“充分公开”要件、“支持要件”进行了举例说明。在第四部分对照刑法学理论来理解专利无效中的法条竞合，先是认为在专利确权程序中原本就不存在法条竞合问题，后来认为随着专利法的修改，无效法定理由的队伍不断“扩容”，出现了规制申请行为的无效理由，从而导致专利确权程序中出现法条竞合现象。
我们认为，魏征老师文章第一部分所讲的法条竞合，从他的举例来看，其实属于想象竞合。专利法第26条第3款的充分公开要件与第4款的支持要件，不一定存在法条竞合问题，例如，说明书对某一特定技术方案进行了详细的说明，符合专利法第26条第3款的充分公开要件，但权利要求对此特定技术方案进行了不合理的上位概括，不符合专利法第26条第4款的支持要件。魏征老师文章第一部分的举例是不恰当的，如果请求人认为独立权利要求缺乏“必要技术特征”，则该必要技术特征必然应该记载在说明书或从属权利要求中，若说明书中根本就没有关于该“必要技术特征”的相应记载，那实际上不是缺乏“必要技术特征”的问题，也不是支持的问题，而是说明书公开不充分的问题，所以，魏征老师的不当举例并不能表明“必要技术特征”要件与“充分公开”要件和“支持要件”之间存在法条竞合。正如张明楷教授所讲，“长期以来，我国刑法理论基本上采用了单一的形式标准区分法条竞合与想象竞合，甚至通过介入案件事实判断两个法条之间是否存在包容关系，结局是将大量的想象竞合纳入法条竞合的特别关系。”正是误将想象竞合纳入法条竞合，魏征老师才觉得，格力与奥克斯专利无效行政诉讼是不承认专利确权程序中存在法条竞合问题的一个反面的例证。
魏征老师在文章结尾部分将刑法上的法条竞合引入专利法领域，并未进行详细的分析和推理。我们认为，刑法上的竞合，无论是法条竞合还是想象竞合，都涉及到法益-行为-结果-评价。如果将这一套理论体系强行引入到专利法领域，就需要厘清这里所面对的行为、法益、结果、评价到底是什么，是否面临和刑法一样的问题，如何做出适应性调整和适配。魏征老师的文章中并没有直面这些问题，也没有做深入、充分的论证。
六、魏征老师将“法不溯及既往”原则神圣化和绝对化了
2021年之前，我国专利法和实施细则中没有违反诚实信用原则的专利无效条款。
2021年6月1日起施行的《专利法》第二十条引入了诚实信用原则，规定申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。2024年1月20日起施行的《专利法实施细则》第十一条除了强调申请专利应当遵循诚实信用原则之外，更是要求“提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假”。细则第六十九条明确将细则第十一条增列为无效宣告请求的理由。
国家知识产权局2023年12月21日公告的《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》明确了修改前后的规定如何适用：
第一条第一款规定：申请日在2021年6月1日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改后专利法的规定。申请日在2021年6月1日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改前专利法的规定，但本办法以下各条的特殊规定除外。
第二款规定：申请日在2024年1月20日以后（含该日，下同）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改后专利法实施细则的规定。申请日在2024年1月20日前（不含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用修改前专利法实施细则的规定，但本办法以下各条的特殊规定除外。
《过渡办法》第九条第三款的特殊规定为：自2024年1月20日起，请求人以不符合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由，对国务院专利行政部门公告授予的专利权提出无效宣告请求的，国务院专利行政部门适用修改后的专利法实施细则第六十九条的规定进行审查。
2024年1月20日起施行的《专利审查指南》第二部分第一章第5节明确规定，专利是否符合专利法实施细则第十一条的规定，其评价标准适用《规范申请专利行为的规定》，第四部分第三章第4节（“无效宣告请求的合议审查”）更是将细则第十一条增列为合议组可以依职权进行审查的情形。
因此，对于2018年申请的专利，合议组根据上述规定，以细则第十一条宣告专利权无效，是妥帖的，相反，如果以抽象的“法不溯及既往”原则为由，拒绝适用上述规定，恐怕就不合规了。
魏征老师似乎将“法不溯及既往”原则神圣化和绝对化了。
《立法法》第二条第二款规定：国务院部门规章和地方政府规章的制定、修改和废止，依照本法的有关规定执行。第一百零四条规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。
非正常专利申请之恶，天下苦之久矣，为此，《专利法》和《专利法实施细则》专门引入诚实信用原则。《过渡办法》第九条第三款的特殊规定，正是《立法法》所讲的“为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定”。
一个人曾经干了一件坏事，在当时不构成犯罪，后来刑法修改后将其明确规定为犯罪，对此，我们需要坚持“法不溯及既往”原则，而且，他昔日的犯罪行为早已停止，危害不具有持续性。
但抄袭现有技术并申请专利的情况就不一样了。非正常专利的申请人在申请行为做出时明知故犯诚实信用这一法治社会基本原则，其既往申请行为本身就不具备合法性，因此其也不存在应受保护的信赖利益。同时，专利因抄袭现有技术导致无效是非正常专利申请人在申请行为发生时足以预见的法律后果，对以抄袭手段取得的知识产权不予保护也并不违背公平正义。此外，2018年申请专利时的《专利法》和《专利法实施细则》没有将诚实信用原则规定为驳回或无效理由，所以在当时无法将其驳回或宣告无效。但这样的专利在授权后并未停止其存续状态，是非正常申请行为的延伸和持续，如果继续按照原先的期限继续维持专利有效，给予排他权，则有进一步危害社会的可能性，例如，“权利人”滥用其专利权，对他人提起专利侵权之诉，或者以这样的问题专利谋取不正当利益。所以，不能将刑法上的“法不溯及既往”原则机械地套用到专利法中。
魏征老师将“法不溯及既往”原则神圣化和绝对化了。按照他的说法，2024年1月20日前申请的专利，哪怕违反诚实信用原则，我们也束手无策，只能让其自生自灭，甚至对其可能发起恶意诉讼或谋取不正当利益的其他后续行为听之任之，而对于2024年1月20日后申请的专利，方可适用修改后专利法及其专利法实施细则的规定，将其驳回或无效。这显然颠覆了大家朴素的认知，道理很简单，涉案专利申请日前已有相关现有技术进入公共领域，而无锡B公司抄袭该现有技术申请专利，在此情况下，是保护公共利益还是保护无锡B公司不合理预期的利益呢？即使“法不溯及既往”原则，也不能逆天而行，去选择后者，否则，公平正义何在？
前不久，正好最高人民法院知识产权法庭的微信公众号推送了一篇文章《集成电路布图设计申请登记应恪守诚信原则》，此文基于一起集成电路布图设计撤销行政纠纷上诉案件【（2022）最高法知行终472号】。虽然《集成电路布图设计保护条例实施细则》并未规定诚信原则，但最高人民法院仍坚持认为，违反诚信原则，骗取布图设计专有权，应承担不利的法律后果。此案判决还特别参考了修改后专利法及其专利法实施细则的相关规定，我们可以看一下最高人民法院法官的说理：
诚信是民事法律关系的基本原则。《中华人民共和国民法典》第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺”。一方面，知识产权作为民事权利，其取得、行使和处分，均应当符合诚信原则；另一方面，诚信原则作为法治社会的一项基本原则，在行政法律关系中也应同样适用。在知识产权行政管理领域，对于须经行政授权或登记才能取得的知识产权，我国相关知识产权法律法规对于当事人取得知识产权的行为亦规定了诚信要求；对于严重违反诚信，不当取得的知识产权，不应给予保护。例如，《中华人民共和国专利法》第二十条规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”。《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第十一条规定：“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假”。专利法实施细则第六十九条进一步将违反上述第十一条规定的行为作为专利权的无效宣告理由。尽管2001年起施行的布图设计条例没有相应明文规定诚信原则，但相关法律精神和要求是一致的，即当事人申请登记获得布图设计专有权，亦应遵循诚信要求，并应对其违反诚信的行为承担相应的不利后果。
七、结语
综上，我们认为，“法不溯及既往”原则不是对诚实信用原则的束缚，二者并非对立关系，而是相辅相成、共同支撑起我们的法治社会，从源头上促进专利质量的提升、维护良好的创新环境和市场秩序。
注释
【1】载于《中国法学》2010年6月
【2】《专利法实施细则》第一百条规定，申请人或者专利权人违反本细则第十一条、第八十八条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款。
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宋献涛
乾成律师事务所 高级合伙人
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宋献涛律师对于处理专利授权确权侵权案件有着丰富的经验和卓越的技能，最新重大胜诉案例包括路由器专利侵权案（最高人民法院第159号指导案例)和中国无人驾驶第一案（北京知识产权法院2021年发布的侵犯商业秘密纠纷民事案件典型案例一)。
宋献涛律师有出众的法律问题研究能力和精湛的法律文书撰写功底，被聘为北京外国语大学法学院研究生校外导师，是北京高院知识产权庭编著的《专利侵权判定指南(2017)》一书的特邀作者，多次以特邀专家的身份参加北京高院、国家知识产权局、北京市知识产权局的课题项目和专家意见征求会，多次受邀为国家知识产权局专利局审查员、北京大学法学院留学生、北京理工大学法学院研究生授课。2010年以来发表专业文章一百余篇，多篇文章在业内产生重要影响。
宋献涛律师中英文俱佳，热爱诗词散文，乐于笔耕，热爱游泳、铁人三项、马拉松、羽毛球等比赛，铁人三项成绩在三小时以内，半程马拉松成绩在两小时以内，曾获朝阳律师杯羽毛球混双亚军。
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吴方静
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王元博
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王元博律师毕业于海军工程大学通信工程专业本科，并获得北京大学法律硕士（知识产权方向）学位。王元博律师先后在海军某部和央企研究院从事技术研发、项目管理、科技成果转化、国防专利代理等工作10余年。王元博律师熟悉知识产权申请、复审、无效以及诉讼程序。擅长结合知识产权的保护特点、客体类型以及产品与竞品市场情况、政策导向等因素，为客户提供整体知识产权保护策略，实现客户商业目标。
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