乾成研究 | 专利权权属纠纷案件中的相关性判断考量因素

在针对离职员工发起的发明、实用新型专利权权属纠纷之诉中，原告常以专利法实施细则第十三条第一款第三项作为其法律依据，该项规定：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：……（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。但在适用该条款时，对于如何判断该条规定中的“相关”，依然存在评价标准不甚清晰的问题，因此，相关性的认定，通常是这类专利权权属纠纷案件的主要争议焦点之一。本文尝试从近年最高人民法院的判例及该条款立法本意出发，讨论该类案件中的“相关性”应当如何考量。

《中华人民共和国专利法（2020修正）》（以下简称“专利法”）第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则（2023修订）》（以下简称“专利法实施细则”）第十三条第一款进一步明确了执行本单位的任务所完成的发明创造的具体类型，其中包括：……（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。实践中，发明人原单位常以第三项规定为法律依据，向离职员工或其新单位主张专利权/专利申请权。从字面理解，该条包括发明人要件、时间要件及相关性要件。发明人要件即诉争专利的发明创造作出人，其是曾经在原告单位工作（或临时工作）过的职员；时间要件是指诉争专利技术方案的完成时间，需要在该发明人从原单位退休、调离之日起1年以内；相关性要件是指诉争专利的技术方案需要与发明人在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务具有相关性。对于发明人要件和时间要件，其认定标准相对客观；但对于相关性要件，在司法实践中，依然存在认定标准不清楚的问题。

既然专利法实施细则第十三条第一款第三项的立法本意，意在保护原单位在项目开展过程中的阶段性成果，而不在于限制研发人员离职后1年内的所有研发活动，更不在限制研发人员在同一领域内的工作流动。因此，笔者认为，原单位的主张能够获得该条款支持的前提，应包括以下几个方面：

（一）原单位在分配给研发人员的工作任务中取得了阶段性的科学技术成果。

举例而言，如果原告对于某研发项目的进展，仅限于人力和财务的安排，并没有形成任何科学技术成果，也不会导致相应的研发人员就该问题积累属于原告成果的知识和经验。若研发人员此时离职，并在开展了相同或相近项目的研发工作并形成技术成果，虽然表面上看原单位的项目名称与研发人员的技术成果所涉领域相同或相近，但此时由于原告尚未形成技术成果，故应当不具有专利法意义上的延续性和传承性。

（二）原告主张的阶段性科学技术成果，可以不局限于专利法的保护客体。

专利法实施细则第十三条第一款第三项的立法本意，其所希望保护的是阶段性的科学技术成果，不以该科学技术成果本身属于专利法的保护客体为前提。

在（2020）最高法知民终1848号中，最高人民法院认为技术问题的确定可影响专利权利的归属，而技术问题本身不属于专利法保护的客体，因此，可见影响专利权利归属的科学技术成果，应当不限于专利法保护的客体。 

（三）技术领域、技术主题、技术构思的内涵及判断尺度，应当基于个案考量。

在（2022）最高法知民终1229号、(2022)最高法知民终557号、(2023)最高法知民终338号和(2023)最高法知民终1647号案件中，最高人民法院均结合院该在原单位的工作内容和专利技术方案，基于技术领域、技术主题、技术构思等考量因素，对相关性问题进行了分析。

在前述案件中，最高人民法院对与相关性问题的个案考量存在一些差异，具体为：

1.部分案件，如（2022）最高法知民终557号，在设备整体（如移动机器人）这一层面即建立起了技术方案之间的延续性和传承性；

2.部分案件，如（2022）最高法知民终1229号、(2023)最高法知民终1647号在具体零配件（如汽车中的空气滤清器、下摆机中的纠偏装置）这一层面才进行技术方案的延续性和传承性的考量，并在（2022）最高法知民终1229号中否认只凭整体设备认定具有延续性和传承性的评价方式；

3.还有部分案件，如(2023)最高法知民终338号，则考虑到了技术方案的具体设置层面（如电磁线圈的插针设置技术方案）才建立起技术方案之间的延续性和传承性。

那么，在个案中，应当如何确定技术领域、技术主题、技术构思一致性的判断尺度呢？

笔者认为，在个案中应当回归该法条的立法目的来考量这一问题。

如前所述，该法条的立法目的，是为了避免在原单位已经投入时间和精力、并形成阶段性技术成果的情况下，研发人员由于在原单位处工作的经验，借助原单位的投入在该技术领域内获得了技术优势，该技术优势使得研发人员能够在离职后基于这样的技术优势进行再开发，如此会使得研发人员本人或其新单位受到原单位投入的裨益，从而变相减损原告的竞争优势。因此，若个案评价中，亦以消除发明人因其在原单位处的工作而积累的技术优势为宜。

举例而言，如果发明人在原单位工作时，原单位完成了技术特征为A+B的技术成果并为发明人所接触，发明人从原单位离职后1年以内，完成了技术特征为A+C的技术成果，并申请专利，技术特征B和C之间单独并不具有关联性。则原单位技术成果与诉争专利之间的关联性之技术基础，体现在二者均具有技术特征A。

第一种情况下，如果技术特征A为发明人从原单位处离职时已经成为公知常识的技术。应当理解，该领域的所有研发人员，无论其是否具有在发明人原单位处工作的经验，都有了解A技术的高度可能性，并且所有研发人员都有权利在A技术的基础上进行进一步的研发。也就是说，发明人因在原单位处的工作所获知的A技术点，实际并不会给发明人带来额外的知识水平助益，不构成发明人相比于该技术领域内的其他研发人员的技术优势——哪怕消除发明人在原告处的工作经验的记忆，只要发明人在该领域内的任何一家单位工作，都有极大可能性了解并有权利用A技术点。此时，若认为A+C技术与A+B技术，因A技术而建立了专利法意义上的“相关性”，则无异于是以发明人在原单位处的工作经历而惩罚发明人——相比于发明人没有在原告处工作过的状态，有这段工作经验的发明人的研发起点更低，而不是相同。如此的保护力度，将会造成保护力度在原单位、发明人和新单位之间失衡。

第二种情况下，如果技术特征A在发明人从原单位处离职时与技术方案完成时之间，变为公知常识技术。此时，虽然发明人依然有较大可能性在技术方案完成之前，可以通过其他独立渠道获知技术特征A，但可以想见，发明人在原单位处已经获知的技术特征A，使得其能够在从原单位处离职时就立即进行进一步研发，而不是等到该技术方案变为公知常识技术时才进行再研发。发明人在原单位处的工作经验，能够给发明人带来技术研发的时间优势。因此，此时如果考虑技术A+C与技术A+B，因A技术而建立了专利法意义上的“相关性”，将有助于抵消发明人因在原告处的工作经验而获得的研发时间优势，亦不至于造成对发明人和新单位研发权利的过度剥夺。

第三种情况下，如果技术特征A，被技术方案完成之前的其他技术文件所公开，但尚未达到公知常识的水平。此时，对于发明人而言，没有理由认为发明人有较高的可能性在脱离原告工作经验的影响下独立获得该技术文件。同时，考虑到发明人已经基于在原告处的工作经验独立获知A技术点，发明人没有动机在研发过程中主动寻找A技术点的其他独立来源，因此，诉争专利技术方案得益于原告技术成果的可能性较高，基于这样的A技术点，判断诉争专利权利应当归属原告，能够实现本条的立法目的。

需要注意的是，虽然专利法并不要求这样的技术特征A（即此类专利权权属纠纷案件中的“相关性”的客观基础）是具有新颖性和创造性的技术点，但是根据该条的立法本意，具有保护价值的技术特征A，应当是原告经过研发活动获取的技术成果。若原告仅是通过文献检索获知了他人已经完成的技术特征A，应当认为A不属于原告的研发成果，原告当然没有阻止离职人员继续进行研发的权利基础。

专利法之立法目的，在专利法第一条中有明确记载，其中之一为鼓励发明创造。在适用专利法实施细则第十三条第一款第三项时，应该在原单位的利益、发明人的择业和研发权利、新单位的利益之间取得平衡。因此，笔者认为应当结合个案情况，判断诉争专利技术方案与发明人在原单位的本职工作或工作任务之间的相关性，有必要厘清相关性存在的客观基础，判断标准以消除原告研发成果对发明人的知识水平和研发能力的额外裨益为益——将发明人置于没有原单位成果的裨益的情况下，其在本领域所能够达到的知识水平程度，判断专利技术方案的诞生是否借助了原单位的技术成果，避免以发明人在原单位的工作经历惩罚该发明人，也避免该条款的适用不当地限制新单位本可拥有的研发权利。

注释

【1】尹新天.中国专利法详解[M].知识产权出版社:北京,2011:77.

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