2024年度专利复审无效典型案件决定要点60解读 | 乾言知产

编者按：今年8月，国家知识产权局专利局复审和无效审理部从2024年审结的案件中筛选出59件具有典型意义的案件，提炼成72条决定要点，发布《专利复审无效典型案件决定要点汇编（2024）》。乾成知识产权部组织团队成员对这59件决定进行了研究，梳理出清晰易读的案情简介，再加上有深度、有见解的律师点评，供业界参考。今天请看刘芸芸律师对其中一个案件的解读。

下面是我们梳理的案情简介，还有律师点评：

专利权人拥有名为“涂装后耐蚀性优异的热压成形的高强度部件及其制造方法”的发明专利（下称本专利），其申请日为2012年03月30日，优先权日为2011年04月01日。

四位请求人先后对本专利提起了第4W116721、4W116782、4W116834、4W117343号无效宣告请求。国知局审理后，以第二请求（即第4W116782号，请求人为宝山钢铁股份有限公司，提出时间为2023年9月30日）提供的证据和理由为基础，宣告专利权全部无效。

相应地，我们以第二请求的内容为基础，以第一请求中专利权人对权利要求的修改为补充，对该决定进行解读。

（一）请求人的主张和证据

在提交的无效宣告请求及请求人于请求提出之日起一个月内补充的意见中，第二请求人（以下简称“请求人”）提出的新创性条款相关的无效理由为：基于公开证据1-18，主张本专利权利要求1-3、6、7不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定；权利要求1-12不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。请求宣告专利权利要求1-12全部无效。

证据1-17均为专利、期刊、论文或标准等书面材料。

证据18为一组公证书和分析测试报告，内容包括：

18-1、意大利米兰公证人Alessandra Radaelli出具的公证书以及中文译文，复印件共50页；所述公证书中具体包括：

附件A：由出售方MAIOCCHI 23 SRL公司的法定代表签署的出售汽车的声明及相关证明；

附件B：由出售方MAIOCCHI 23 SRL公司的法定代表签署的关于所出售汽车的保险情况；

附件C：汽车在达到修理厂时固定在车架上的标牌图片；

附件D-附件L：汽车在置于修理厂拆车前、拆卸包括前保险杠、防护板、立柱等各部件图片，以及封箱且在包装箱外侧和封条骑缝处签名的图片：以及货运单、及中华人民共和国驻米兰总领事馆签署的针对本公证书的认证文件；

18-2、上海市宝山公证处出具的（2021）沪宝证经字第247号公证书；

18-3-1、钢研纳克检测技术股份有限公司签发的编号为（2021）钢测字（BJC）第34858-1号的分析测试报告复印件；

18-3-2、钢研纳克检测技术股份有限公司签发的编号为（2021）钢测字（BJC）第34858-3号的分析测试报告复印件。

(二）专利权人对权利要求书的修改

针对第一请求，专利权人分别于2023年11月23日和2024年2月8日修改了权利要求书。具体修改为将权利要求3中的附加技术特征进一步限定到权利要求1中，删除了权利要求3、8-12，并对其他权利要求的编号和引用关系作了适应性修改，认为修改后的权利要求1-6符合专利法及其实施细则的相关规定。

专利权人对权利要求书的修改情况如下：

（笔者注：结合第二请求及专利权人修改后的权利要求书，第二请求的新创性无效理由，对应到修改后的权利要求书，应为：修改后的权利要求1、5、6没有新颖性，修改后的权利要求1-6没有创造性。)

（三）请求人的补充证据

针对专利权人修改后的权利要求书，请求人再次提交了补充意见和证据19-22。其中，证据19-21为国家标准或论文，证据22为钢研纳克检测技术股份有限公司出具的关于分析测试报告的补充说明。

（四）专利权人的质证意见

专利权人对于证据的真实性、公开性及译文准确性无异议，但认为证据18中的车辆存在维修的可能，不能作为本专利的现有技术。

在口头审理调查中，专利权人对上述车辆登记日期、车辆购买和取样过程以及检测过程均不持异议；同时其认为：上述车辆的保险记录和修理厂工作人员的证词不能证明车辆未进行过维修；对于检测结果，未公开“热成形”工艺和“镀层的厚度的标准偏差相对于厚度平均值的比”。专利权人在口头审理之后的代理词中又提出如下意见：对购买车辆的取证过程提出质疑，认为车辆在运送至汽车修理厂的过程中存在替换部件的可能；对样品镀层厚度检测时仅对样品的单侧镀层进行了检测。

（五）合议组的认定

首先，专利权人对第二请求中的证据18中的中文译文没有异议，因此证据18中的外文部分以其中文译文为准。对于证据18的真实性和公开性，证据18中详细载明了从车辆购买到拆卸零部件、再到零部件运输和接收、以及最后的检测环节，公证人员对上述过程进行了完整的公证记录，专利权人对公证内容未提出异议。

证据18-1为米兰公证人Alessandra Radaelli于2021年2月8日出具的公证书，公证书中表明：在公证人Alessandra Radaelli的见证下，BAOSTEEL EUROPE GMBH股份有限公司（笔者注：宝钢欧洲股份有限公司）委托律师Ignazio Gatto于2021年2月8日前往米兰Tosca代理公司购买了登记日期为2009年1月30日的菲亚特500型轿车，随后该菲亚特500型轿车由出售人负责送至AUTOCARROZZERIA PERLA & C.S.A.S.DI GIUSEPPE DE LETTERIIS汽车修理厂，由该汽车修理厂的专业工人拆卸该菲亚特500型轿车的前保险杠、右侧和左侧防护板、右侧和左侧立柱，然后将拆卸下来的该菲亚特500型轿车的前保险杠、右侧和左侧防护板、右侧和左侧立柱装入包装箱，将该包装箱交给货运人运至中国上海FEDEX货场；此公证书中附有下述附件：

附件A：由出售方MAIOCCHI 23 SRL公司的法定代表签署的出售汽车的声明及相关证明；

附件B：由出售方MAIOCCHI 23 SRL公司的法定代表签署的关于所出售汽车的保险情况；

附件C：汽车在到达修理厂时固定在车架上的标牌图片；

附件D-附件L：汽车在置于修理厂拆车前、拆卸包括前保险杠、防护板、立柱等各部件图片，以及封箱且在包装箱外侧和封条骑缝处签名的图片；

中华人民共和国驻米兰总领事馆签署的针对本公证书的认证文件。

根据证据18-2，请求人的委托代理人以及公证人员于2021年3月12日到FEDEX货场提出该包装箱，并将其运送至上海宝钢高新技术零部件有限公司并在该公司厂房内打开，通过激光切割机对该包装箱内的该菲亚特500型轿车的前保险杠、右侧和左侧防护板、右侧和左侧立柱进行切割取试样，其中两套试样被公证员带到上海市宝山公证处保管。2021年6月29日，上海市宝山公证处的公证人员携带前述保管于上海市宝山公证处两套试样中的一套，随请求人的委托代理人将试样交给钢研纳克检测技术股份有限公司的工作人员进行检测。

根据证据18-3-1，钢研纳克检测技术股份有限公司对接收的上述试样进行检测，分析测试报告显示：检测的B柱试样的化学成分包括C：0.23%、Si：0.28%、Mn：1.15%、P：0.013%、S：0.0026%、Ti：0.041%、Al：0.037%、B：0.0022%、N：0.0041%；试样的钢板强度可达1400MPa以上；钢板表面具有包含Al-Fe合金镀层，镀层中含有Si，Si含量3-4%；合金镀层按形态及成分的不同，可分为近表面层、相1（金属间化合物相）、相2（金属间化合物相）、近基体层；相1（金属间化合物相）成条块状带状分布，主要含有Al、Si、Mn、Fe，其中Al含量20-28%；相2（金属间化合物相）主要含有Al、Si、Fe，其中Al含量42-48%；合金镀层厚度平均值33μm，标准差2.67，标准差/平均值=0.08；40-65%Al相晶粒的切片长度平均值为13μm。

根据证据18-3-2，钢研纳克检测技术股份有限公司对接收的上述试样进行检测，分析测试报告显示：检测的防撞梁试样的钢板表面具有包含Al-Fe合金镀层，镀层中含有Si，Si含量2-3%；合金镀层按形态及成分的不同，可分为近表面层、相1（金属间化合物相）、相2（金属间化合物相）、近基体层；相1呈条块状带状分布，主要含有Al、Si、Mn、Fe，其中Al含量16-24%；相2主要含有Al、Si、Fe，其中Al含量41-43%；合金镀层厚度平均值39μm，标准差2.29，标准差/平均值=0.06；40-65%Al相晶粒的切片长度平均值为13μm。

至于专利权人质疑的该车辆是否存在维修和零部件更换的问题，证据18-1中记录了在公证人员始终在场的情况下对车辆购买和拆卸的过程，即证明了在车辆购买之后直至拆卸完成，公证人员始终在旁见证，这也属于标准的公证过程；虽然专利权人质疑公证文件中并未载明车辆送至汽车修理厂的过程是否在公证人员的见证下完成，但公证人员全程跟随属于惯例，且该运送过程是由出售人负责，即便公证人员未跟随运送，出售人在运送过程中有保证被售车辆完整的义务。而且，车辆出售人Maiocchi 23 S.r.l.有限责任公司作为从事汽车、摩托车等车辆的经销、管理和租赁的第三方企业，没有证据表明其与购买人BAOSTEEL EUROPE GMBH股份有限公司之间存在关联关系，也没有证据表明其会配合购买人对车辆的保险信息作出错误证明，甚至对车辆的核心结构部件进行替换。

再者，无论是车辆的保险信息还是汽车修理厂的专业技术人员的证言也都证明了车辆的拆卸部件未进行过更换，特别是作为汽车修理厂的专业技术人员对车辆维修有着丰富的经验，在对车辆的核心部件如立柱进行拆卸后，能够对该核心部件是否更换作出准确判断，且在公证人员的见证下，其通常会更加谨慎地发表意见。另外，证据18中对车辆的多个主要结构部件进行了拆卸和检测（包括前保险杠、防撞梁和B柱），这些部件属于车辆的主要结构部件，对车辆的安全起到重要作用，除非车辆发生重大事故，极少会对车辆中的上述部件同时进行更换，即使更换也容易留下痕迹。因此，综合上述证据内容，合议组认为请求人已经尽到了举证责任，其提交的证据之间能够相互印证，共同构成完整证据链，该证据链已经达到高度盖然性的标准，能够证明上述检测部件来自于所购车辆的原装部件。此外，专利权人对其质疑的内容并未提供证据，按照行业惯例，同样的镀覆钢板会在同一车型中大规模重复使用，而菲亚特500型轿车也为具有一定销量的车型，在该类型车辆中寻求反证并不存在举证障碍。

在针对使用公开证据的证明力进行判断时，需要对证据的真实性、证据链的完整性、与待证事实的关联关系以及反向证据的影响等多重因素进行综合判断。本案中，综合考量上述因素，请求人提供的证据链能够达到其证明标准，且专利权人未提供反向证据，因此合议组对上述证据链的证明力予以采信。

其次，证据18-1中已经载明所购菲亚特500型车辆的登记日期为2009年1月30日，专利权人对此未提出异议，合议组认可证据18-2和18-3所检测的高强度部件的公开日早于本专利的优先权日2011年04月01日，可以作为本专利的现有技术。

（六）合议组基于第二请求的内容，对涉案专利新颖性和创造性的评价

从检测结果来看，其公开了一种高强度部件，在钢板表面具有Al-Fe金属间化合物相的合金镀层，镀层中含有Si含量落入2-7%之间，该合金镀层由多种金属间化合物相构成，合金镀层的厚度全部落在10-50μm中，且从不同试样测得的厚度标准差/平均值也在0-0.15之间，而并非专利权人质疑的仅在同一晶相视野中测量获得；此外，从证据18-3-1和证据18-3-2的检测报告来看，其与本专利对镀层厚度的测定方法一致，从中无法得出专利权人主张的本专利测定试样两侧，而证据18中仅检测试样一侧的结论。对于是否采用热压成形，由于车辆立柱、防撞梁等高强度部件基于强度等性能要求已经普遍采用热压成形制备，且从检测结果来看，上述试样的组织结构和性能参数也均与本专利所限定的热压成形的部件相匹配，另外，第二请求人提交了证据21，专利权人对其真实性未提出异议，其中记录了菲亚特500车型的B柱等核心部件采用了热压成形工艺，这与上述事实认定一致，专利权人虽对此提出质疑，但并未提供任何证据表明菲亚特500车型的上述部件并非热压成形而成。

综上所述，权利要求1的所有技术特征均已被证据18所公开。因此，权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

权利要求2、5、6作为从属权利要求对在前的权利要求作了进一步限定，如前所述，合金镀层厚度的标准偏差/平均值的范围已被证据18-3-1和证据18-3-2所公开；而且，证据18-3-1公开了B柱试样的化学成分包括C 0.23%、Si 0.28%、Mn 1.15%、P 0.013%、S 0.0026%、Ti 0.041%、Al 0.037%、B 0.0022%、N 0.0041%。可见，权利要求2、5、6的附加技术特征均已被证据18所公开。此外，即便认为权利要求5的附加技术特征未明确限定Ti和B元素，这种对微量元素的调整也是本领域技术人员基于性能需要的常规选择，其效果也是可以预期的。因此，在其引用的权利要求不具备新颖性的基础上，权利要求2、5、6也均不具备专利法第22条第2款规定的新颖性和创造性。

权利要求3和4对含有ZnO的表面皮膜层作了进一步限定。

证据7公开了ZnO的涂布量最优范围为0.5-7g/m²；ZnO的涂布量高0.5g/m²，可以有效地发挥其提高润滑性的效果和防止不均匀（使镀铝层的厚度均匀化）（参见其说明书第[0039]段）。可见，证据7公开了权利要求3、4的附加技术特征，而且也给出了层叠有0.5-7g/m²的ZnO的表面皮膜层可以有效改善润滑，防止镀铝层不均匀的技术启示。本领域技术人员有动机将证据7的技术启示应用于相同领域的镀铝钢板中，而且取得的技术效果是可以预期的。因此，在其引用的权利要求不具备新颖性的基础上，权利要求3和4均不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

鉴于权利要求1-6不符合专利法第22条第2、3款的规定，应予以全部无效，合议组对四个无效宣告请求中的其他无效理由和证据不再予以评述。

在针对使用公开证据的证明力进行判断时，需要对证据的真实性、证据链的完整性、与待证事实的关联关系以及反向证据的影响等多重因素进行综合判断。如果请求人提供的证据链能够证明其待证事实，且专利权人未提供有说服力的反驳理由和反向证据，则认定上述使用公开证据能够达到证明标准。

（一）域外证据的特殊手续

在《专利审查指南》中，对于形成于域外及香港、澳门、台湾地区的证据之证明手续，有特别的规定（见《专利审查指南》第四部分第八章第2.2.2节）。即：域外证据是指在中华人民共和国领域外形成的证据，该证据应当经所在国公证机关予以证明，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

当事人提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。

但是在以下几种情况下，对上述两类证据，当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续：

（1）该证据是能够从除香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的，如从专利局获得的国外专利文件，或者从公共图书馆获得的国外文献资料。

（2）对方当事人认可该证据的真实性的。

（3）该证据已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的。

（4）有其他证据足以证明该证据真实性的。

本案中，证据18中的车辆购自意大利，属于域外证据。证据18显示，在车辆购买过程中，公证人全程见证，并保全了出售方提供的声明、证明、保险等全部情况。在公证书的基础上，还由中华人民共和国驻米兰总领事馆签署了针对该公证书的认证文件。该证据符合域外证据的证明手续要求。

（二）“使用公开”证据的证据链，及其需要达到的证明标准

本案中，证据18的公证申请人，对车辆购买、拆卸、打包、运输、检测的全过程进行了检测，并对与该车辆相关的保险信息进行了证据保全，还请汽车修理场的专业技术人员证明该车辆的拆卸部件没有经过更换，证据链条相当完整。在此基础上，合议组认定该证据链对待证事实的证明达到了“高度盖然性”的标准。

由此可见，在一方提供的证据足以达到“高度盖然性”的证明标准时，如没有其他证据可推翻，合议组即可相信该待证事实。

此时，如果案件的相对方认为该待证事实不应被采信，则仅凭意见陈述可能难以达到有效结果，相对方需要提供反证予以证明（尤其是在提供反证并不存在举证障碍的情况下）。

使用公开证据往往是对多年前发生的事实进行重现。在现实中，极少有人会对使用公开发生时的各种单据、凭证等进行长期留存，甚至进行公证，以备将来诉讼之用。所以，事后收集证据，很难做到100%的完美，只要证据链条完整，能达到“高度盖然性”的证明标准，裁判者即可形成内心确认，除非有反证可以推翻。

本案中，请求人方提供了完整的证据链，专利权人方在没有举证障碍的情况下未能提供反证，合议组选择采信请求人方的证据，亦是意料之中的结果。

（三）企业的未雨绸缪——针对参数类权利要求的秘密武器？

本案的第二请求提出日为2023年9月20日，而关键证据——第二请求的证据18的域外公证申请时间为2021年2月8日。证据形成时间远远早于第二请求的提出时间，似乎该证据并非是为本案而准备。

或许我们无从知晓证据18的取证目的。从本案结果来看，企业即使当前无具体的诉讼需求，但如果企业在日常生产、研发的过程中，对于关键的研发、生产、采购活动进行证据固定，或许能够在后续纠纷中起到绝地反击的作用。

尤其是对于本案所涉专利——本案专利权利要求1为参数型权利要求，这类参数型权利要求的内容即使曾经随着产品的上市销售而公开，但若没有及时对产品进行证据固定，事后极有可能面临当事人明知公开，但却无法证明的情况。因此，日常活动的留痕，对于企业预防未来纠纷、保护自身利益而言，是极有必要的。

结合本案情况，笔者联想到了另一个无效案件中发生的类似故事——第5W129280号专利无效宣告请求案，该案专利权利要求1所保护的技术特征包括锂电池的相关参数，该案是第561243号无效决定中的第二请求。在第561243号无效决定载明，第二请求人为了证明该案权利要求1所记载的参数已经被公开，公证购买了已于专利申请日之前在官网下架的iphone4s、5、5s，由第二请求人、专利权人、合议组对其相关参数进行测量后，作为证据使用。虽然该专利最终被第一请求人提供的文献组合全部无效，合议组已无必要对第二请求人提供的使用公开证据进行评述。但结合该案与本案的无效情况，足以见得使用公开证据的及时固定，对于企业无效参数专利有相当重要的意义。

（四）延伸讨论——“使用公开”在中美实践中的差异

根据《专利审查指南》的对于使用公开的定义和解释（见《专利审查指南》第二部分第三章第2.1.2.2节）：“(使用公开是指)由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出、招标投标等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。但是，未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或者材料成分的产品展示，不属于使用公开。如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。此外，使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料，例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。”

可见我国《专利审查指南》中，“使用公开”的关键，不在于产品本身是否属于公众可以得知的状态，而是在于产品所搭载的技术内容是否属于公众可以得知的状态。当涉及特定情形下的秘密销售（例如，在产品开发期间，专利权人出于保密需要，针对特定客户销售并作出保密约定）时，即产品的购买方负有保密义务时，该购买者通常不会被认定为“社会公众”，该销售行为也不会导致产品所搭载的技术成为现有技术。笔者所代理的人民法院案例库入库案例（2022）最高法知民终593号案件中，最高人民法院即认为：“在该保密条款已经体现了权利人明确的保密意图和确定的保密对象的情况下，应当认定其构成有效的保密措施。购买者、使用者基于销售合同保密条款负有保密义务，其以该保密条款无效为由主张有关技术信息已因销售公开，显然不符合诚信原则的基本要求。”

而在美国的Helsinn vs.Teva案中，联邦最高法院则指出：发明人将发明出售给有义务对该发明保密的第三方，这种行为可依据《美国专利法》第102(a)条构成现有技术^[1]；最高法院在先前案例中，对法律的解释支持这样一种观点，即销售或许诺销售无需使发明的技术细节被公开，即可构成导致专利无效的现有技术，参见Pfaff vs. Wells Electronics,Inc.案^[2]。 

显然，两国在使用公开的认定上存在微妙差异。

让我们再次回到实践中，来看待这一认定对请求人举证义务所产生的影响。不难看出，在国内的司法实践中，如无效请求人希望借助使用公开证据来无效权利要求，则应当注意：不仅需要证明存在对产品的公开制造、使用或销售等行为，还需要证明产品前述行为如何使得技术内容被公开，从而构成目标专利的现有技术。

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