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2024年度专利复审无效典型案件决定要点1解读 | 乾言知产

发布日期:2025-09-10 浏览次数:86

(本文作者:吴方静)编者按:今年8月,国家知识产权局专利局复审和无效审理部从2024年审结的案件中筛选出59件具有典型意义的案件,提炼成72条决定要点,发布《专利复审无效典型案件决定要点汇编(2024)》。乾成知识产权部组织团队成员对这59件决定进行了研究,梳理出清晰易读的案情简介,再加上有深度、有见解的律师点评,供业界参考。今天请看吴方静律师对其中一个案件的解读。

2024年度专利复审无效典型案件决定要点1涉及“以‘违反诚实信用’作为无效理由的举证与说明”,对应案件为第569528号无效决定,案件基本信息如下:

下面是我们梳理的案情简介,还有律师点评:

一、案情简介

(一)请求人的主张和证据

(二)专利权人的意见和反证

(三)合议组的认定

二、决定要点

三、律师点评

(一)诚实信用原则的法律适用

(二)何为充分举证?

(三)以细则第11条为无效理由的举证思路

01 案情简介

(一)请求人的主张和证据

请求人宋希建(“请求人”)向国家知识产权局请求宣告专利权人为深圳创智芯联科技股份有限公司(“专利权人”)名称为“一种亚硫酸金钠无氰电镀金液及其电镀工艺”的发明专利无效,理由涉及权利要求1-3不符合《专利法实施细则》第十一条的规定。

针对上述主张,请求人先后提交了如下证据:

  • 证据1,本专利的授权公告文本;

  • 证据2,专利文献CN115627505B;

  • 证据3,专利文献CN115821341B;

  • 证据4,《镀金与节金新技术》,戴传忠,雷伊生编著,上海科学普及出版社,1991年2月第1版;

  • 证据5,《电镀手册》,张允诚,胡如南,向荣主编,国防工业出版社,2007年1月第3版;

  • 证据6,《电镀工艺实用技术教程》,王翠平主编,国防工业出版社,2007年8月第1版;

  • 证据7,《简明电镀工艺手册》,傅绍燕编著,化学工业出版社,2017年08月。

请求人根据证据1-7认为,本专利不符合专利法实施细则第十一条的规定,具体而言,专利权人获得授权的三件专利(证据1-3)都存在编造发明创造内容、明显不符合技术设计常理、非必要缩限保护范围的情形,属于非正常申请。

具体理由要点分别是:

(1)本专利选用了不常见的且用量很少的有机物作为功能助剂,其能否共同存在于一个溶液中且具有所声称的功能,缺乏现有技术提供佐证。

(2)本专利中络合剂的用量较低,不包含亚硫酸钠等络合剂,不能实现金稳定分散在电镀液中,镀液不稳定。

(3)本专利不使用常规的导电盐,其浓度不能使电镀液具有电镀所需要的导电性。

(4)本专利权利要求1中将构成复合整平剂和复合稳定剂的两种物质的质量浓度比均限定为1:1 这一具体数值点,属于非必要缩限保护范围的情形。

(二)专利权人的意见和反证

针对上述无效宣告请求,专利权人提交了意见陈述书,并先后提交如下反证:

  • 反证1,亚硫酸金钠无氰电镀金液的项目开发记录复印件;

  • 反证2,研发记录中的《实验数据记录表》复印件;

  • 反证3,专利权人相关资质证明复印件;

  • 反证4,专利文献CN102560572B;

  • 反证5,“巯基羧酸类有机物对无氰亚硫酸盐体系电镀金的影响”,王吉成等,《电镀与涂饰》第42卷17期。

专利权人认为,本专利不存在非正常申请情况。

具体理由要点如下:

1)无氰电镀液含有微量添加剂可以对镀液起到明显作用,在电镀领域属于常识,光亮剂的过度使用会导致镀层脆性,产生结合力不良问题。

2)关于证据4-6,首先,亚硫酸金钠中Au属于一价金离子,而Au(OH)3属于三价金离子,不是同一种物质;其次,在电镀过程中,对于络合剂的使用量,可以依据实际情况调节;再次,由于亚硫酸钠的不稳定性,本专利才并未使用亚硫酸钠体系作为络合剂;第四,在本体系中,由于亚硫酸钠并非主要络合剂,因而pH变化不会很大;最后,由于金盐本身就是一种电解质,因此无需使用额外的导电盐来满足整个体系的导电要求。

3)证据4-6是早期的技术资料。电镀这一传统技术不断升级创新,仅依据十六年前的资料来质疑本专利是不恰当的。

4)请求人没有提供充分的证据证明本专利是非正常申请。

5)专利权人是一家专注于电镀和化学镀相关溶液,自主研发销售一体化的国家专精特新小巨人企业,已经获得了四十多项电镀相关的发明专利证书。本项技术对应的产品是Au-Plating补充剂CZ602-2B/无氰镀金金补充剂,从2019年开始立项,2021年开始稳定对外销售,突破了该领域一直被国外竞争对手垄断的局面。

(三)合议组的认定

经过核实,合议组对请求人证据1-7的真实性予以确认,并认为证据4-7的公开日均在本专利的申请日之前,可以作为本专利的现有技术。针对专利权人提交的反证1-3,由于专利权人没有提交上述反证1-3的原件等可以用于证明反证1-3真实性的相关文件,因此,合议组对反证1-3的真实性不予认可。而反证4是专利文献,反证5是期刊文献,同时请求人对反证4-5的真实性亦没有异议,经审查后,合议组对反证4-5的真实性予以了确认。

02 决定要点

合议组认为:以不符合专利法实施细则第十一条提出无效宣告请求时,为了防止权利滥用,减少无根据的争议,确保专利制度的公正和效率,请求人应当结合提交的证据对其主张的理由进行具体说明,并承担充分举证的责任。

合议组具体分析如下:

首先,请求人应当依据《规范申请专利行为的规定》第三条所列事项,列明涉案专利的申请过程中存在何种弄虚作假的行为,并结合提交的证据对于不遵守诚实信用原则的行为进行具体说明,否则其无效宣告理由不予考虑。

其次,请求人的举证应当达到足以证明涉案专利不是以真实发明创造活动为基础提出、在申请过程中存在弄虚作假的程度,否则其无效宣告理由不能成立。

证据1是本专利的授权公告文本,证据2-3是专利权人的另外两件涉及“无氰电镀金液”的发明专利,证据1-3的公开内容之间不存在相互矛盾等情况,而且将两种原料物质的质量浓度比限定为1:1的点值也是化学领域专利申请文件中常见的限定方式。证据4-7为书籍类文献,其中公开了在亚硫酸盐镀金中通常使用的络合剂、导电盐及其浓度,以及电流密度等内容,然而其公开的技术方案与本专利有所区别,所采用的功能助剂组成也与本专利不同。因此证据4-7公开的内容尚不足以证明本专利的复合光亮剂等助剂不能用于电镀金液,也不足以推翻本专利中技术信息的真实性和合理性。即请求人没有提交足以证明本专利存在“编造发明创造内容”、“明显不符合技术设计常理”或者“非必要缩限保护范围”的事实证据。

因此,合议组最终认定请求人提交的证据尚不足以证明本专利在提出专利申请时未以真实发明创造活动为基础,存在弄虚作假行为,以致违反诚实信用原则。请求人提出的本专利权利要求1-3不符合专利法实施细则第十一条的规定的无效宣告理由不能成立。

03 律师点评

(一)诚信原则的法律适用

2021年6月1日起施行的《专利法》引入了诚实信用原则,在第二十条第一款规定:“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。” 

《专利法实施细则》(以下简称“《细则》”)第十一条进一步规定:“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。”《细则》第六十九条明确将前述第十一条增列为无效宣告请求的理由。

国家知识产权局2023年12月21日公告的《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》(“《过渡办法》”)明确了修改前后的规定如何适用,其中,第九条第三款的特殊规定为:“自2024年1月20日起,请求人以不符合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由,对国务院专利行政部门公告授予的专利权提出无效宣告请求的,国务院专利行政部门适用修改后的专利法实施细则第六十九条的规定进行审查。”

此外,2024年1月20日起施行的《专利审查指南》第二部分第一章第5节明确规定,专利是否符合专利法实施细则第十一条的规定,其评价标准适用《规范申请专利行为的规定》,第四部分第三章第4节(“无效宣告请求的合议审查”)更是将《细则》第十一条增列为合议组可以依职权进行审查的情形。与此同时,《规范申请专利行为的规定》对非正常申请专利的具体行为进行了较详尽的罗列。

据此,在2024年1月20日以后,当无效理由涉及修改后的《细则》第十一条时,属于《过渡办法》第九条第三款特殊规定的情形,应当适用修改后的《细则》第六十九条的规定,而当无效理由不涉及《过渡办法》特殊规定的情形时,则应当根据《过渡办法》第一条,适用修改前专利法及其实施细则的规定。

总之,为规范专利申请行为,从源头上促进专利质量的提升、维护良好的创新环境和市场秩序,《专利法》第二十条、《细则》第十一条引入诚实信用原则,《细则》第六十九条明确将细则第十一条增列为无效宣告请求的理由,并在《规范申请专利行为的规定》将非正常申请行为进一步细化,这是我国专利制度追求从“量”到“质”转型的关键举措。

(二)何为充分举证?

自2024年1月20日《细则》生效以来,第11条炙手可热,大量无效请求人在请求书中均试图援引这一条款,第11条很快成为新颖性、创造性、非三性等常见理由之外的又一无效请求蹊径。

本案的无效请求,就在2024年1月20日当天提出。但本案关于《细则》第11条的主张最终没有得到国知局的支持。在本案中,国知局对“充分举证”的字面解释为“举证应当达到足以证明涉案专利不是以真实发明创造活动为基础提出、在申请过程中存在弄虚作假的程度”。通过分析在案证据,我们可以发现,基于专利文献内容的对比、教科书内容的间接分析论证,在案证据既无法直接证明本专利与其他专利文件存在明显矛盾,也无法直接证明专利方案与教科书中的相关方案存在可以比对的事实基础。本案请求人的证据与待证事实之间存在较多“推测”成分,因此无法确切得出专利权人弄虚作假的肯定结论。

本案决定要点中提出的充分举证责任在后续公开案例中不断复现,传达出国家知识产权局为确保专利制度的公正和效率,对这一原则条款的适用采取审慎态度。

例如,在第582876号决定(专利号:201410655309.4,决定日:2024年12月26日)中,合议组认为,请求人关于涉案专利不符合专利法实施细则第11条的主张不成立。理由是相关反应的发生符合本领域常规认知,请求人未提供证据证明相关反应不能发生,从而也无法证明2,6-二甲酚的添加对整体技术方案没有实际意义,自然也不能据此认定申请人所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理,或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造。即使考虑请求人主张的证据结合其具体质疑理由,仍无法确定本专利存在未以真实发明创造活动为基础、弄虚作假的情况。

再如,在第586075号决定(专利号:201680036207.1,决定日:2025年5月14日)中,合议组认为:在无效程序中,对于一项专利的申请是否违反诚实信用原则,请求人应当提出充分的理由或提供相应的证据予以证明,没有证据或提交的证据不足以支持其主张的,应当承担不利后果......请求人虽然认为本专利是专利权人为达到垄断耗材市场的目的而对钢筋捆扎机的耗材-卷轴进行认为的编造而形成的技术方案,但并未提供相应的证据予以证明;此外,请求人亦未提供相应的证据表明本专利并非以真实发明创造活动为基础,存在编造、弄虚作假的情形。因此,在无充分的理由或相应证据存在的情况下,应当认为本专利遵循了诚实信用原则,符合专利法实施细则第11条的规定。

再如第587710号决定(专利号:201280014920.8,决定日:2025年06月23日)中,合议组认为,一方面,本专利判断植物损伤所采用的方法为视觉判定(即目测),视觉判定本身就带有较强的主观因素;另一方面,任何实验都不可避免受到偶然因素影响,对于一定程度上依赖实验数据的发明而言,所测得的数据在有些情况下可能难以完全贴合理论曲线......在本专利表11还有大量实验数据的情况下,单纯基于其中化合物G的以上活性数据就认为本专利存在编造数据的行为,请求人举证和说理尚不充分......“<8.75”是数值范围,从数学逻辑上,其并不必然与GR80的“4.4”存在矛盾。请求人因此认为该数据属编造数据,理由不成立......两个实施例中化合物的施用方式不同,分别为叶面施用与水中施用,施用方式不同使得除草活性数据不同并非没有可能。请求人因此即认为该数据为编造数据,理由不成立。综上,该案合议组认为,专利法实施细则第11条涉及到对专利权人品德的评判,应当基于确切的证据和审慎的判断,在请求人仅是怀疑而未提供确切证据且专利权人对此也能够给出合理解释的情况下,请求人关于本专利不符合专利法实施细则第11条的无效理由不能成立。

回顾《细则》第11条的请求人常见举证内容,包括提交涉案专利授权公告文本,并与专利权人的其他国内外申请及授权专利进行对比;提交教科书、技术手册等公知常识类证据分析论证。但在实际运用此类证据中,我们可以发现,请求人如果无法确切证明专利方案与权利人的其他方案明显自相矛盾、或者专利方案明显违背自然规律,此类证据就易产生推测或者主观猜测的嫌疑,导致不满足诚实信用条款隐含要求的“主观故意”要件,导致证据最终不被合议组接受。

综上可以看出,《细则》第11条审查中要求的“充分举证”显然高于初步证明标准,是否高于高度盖然性证明标准,有待进一步的实践探索。

(三)以《细则》第11条为无效理由的举证思路

《细则》第11条相对于新颖性等条款更为严厉,还涉及对专利权人品德或是主观故意的判断,因此,除了举证技术层面的证据外,还需充分举证专利权人的主观故意,以证明非正常申请行为具有高度可能性,才能说服合议组,并争取做到举证责任发生转移。

以乾成律师办理的第583749号无效决定(2024年1月23日提出,决定日:2025年3月7日)为例。在明确专利权人的非正常申请行为属于《规范申请专利行为的规定》中的“抄袭现有技术”情形后,请求人通过证据A充分证明公证书所示设备构成涉案专利现有技术,同时还提交了另一组证据B,其中的劳动合同记录了相关人员曾作为请求人现场工程师的相关职责和入职时间等信息,企业信用信息公示报告显示相关人员二人从请求人处离职后,作为初始股东成立了专利权人公司。前述信息清晰、明确,请求人对证据来源、形式的说明也完整、清楚,因此在审理过程中导致举证责任转移。

在口审中,合议组明确要求专利权人对请求人的上述主张发表意见,告知其可针对专利权人是否涉及抄袭,以及涉案专利相关的研发过程、研发内容等进行答复和说明,也可于庭后指定期限内提交意见。但该案专利权人未发表意见,也未提交任何书面意见和反证。

最终,合议组认定专利权人在申请日之前即已知晓相关现有技术具有高度可能性,因此存在明知其为现有技术却仍将其申请专利的主观故意。最终认定涉案专利在申请过程中存在抄袭现有技术的行为,导致涉案专利不符合《细则》第11条的规定。

至今,以《细则》第11条为理由成功宣告无效的公开案例仍然较少,我们不妨对照分析以该理由驳回专利申请的首案。

在第1878153号复审请求审查决定中,在明确我国必须经过国家药监局审批才可以在人体开展药物临床试验,否则将无法通过合法途径进行试验前提下,经合议组查证,在药物临床试验登记与信息公示平台中并没有关于该案复审请求人所述药物临床试验的信息,即复审请求人并未取得进行药物临床试验的合法手续,在此情形下通常无法进行真实的药物临床试验。在此情形下,举证责任发生了转移。

在复审通知书已指出该问题,并明确要求该案复审请求人提供相应的证据证明其提供的临床试验数据来源于真实的发明创造的情况下,该案复审请求人仍未提交任何证据对此问题予以澄清,因此,最终合议组有合理理由认为该案复审请求人提交的药物临床试验数据存在弄虚作假的情形,违反了诚实信用原则。  

综上,以《细则》第11条为理由请求宣告专利无效的“充分举证+具体说明”要求更为严格,请求人证据内容应明确、直接,避免过多推论、分析和推测。例如,要力争证明专利权人的不同专利方案之间明显自相矛盾,并且自相矛盾的情形分别被编造出有益技术效果并申请专利权保护;再如,主管部门对临床试验有强制审批要求,而专利权人不能提供相应证据证明其技术方案经过了行政审批;再如,专利权人曾为请求人公司技术人员、在申请日前明确具有掌握现有技术方案具备高度可能性;等等。

04 结语

以《细则》第11条成功宣告非正常专利无效的全国首例案恰好为乾成律师代理,该案作为“新细则实施例”案件,目前也在等待北京知识产权法院甚至是最高人民法院给出司法视角的理解与适用。我们可以在法院给出权威意见后,继续探讨与《细则》第11条相关的实务问题。

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