编者按：今年8月，国家知识产权局专利局复审和无效审理部从2024年审结的案件中筛选出59件具有典型意义的案件，提炼成72条决定要点，发布《专利复审无效典型案件决定要点汇编（2024）》。乾成知识产权部组织团队成员对这59件决定进行了研究，梳理出清晰易读的案情简介，再加上有深度、有见解的律师点评，供业界参考。今天请看宋献涛律师对其中一个案件的解读。
2024年度专利复审无效典型案件决定要点14涉及“使用专利文件作为对比文件时其引证文件的作用”，对应案件为第1542977号复审决定，案件基本信息如下：
下面是我们梳理的案情简介，还有律师点评：
一、案情简介
二、决定要点
三、律师点评
（一）专利文件作为对比文件时，其引证文件中与该对比文件密切相关的内容，可以作为该对比文件公开的内容
（二）本案中为何不直接将引证文件用作最接近的现有技术
（三）“引证”与“援引加入”的协调
01 案情简介
本复审决定涉及申请号为202080076736.0，名称为“配置具有SDR能力的用户装备”的PCT发明专利申请（下称本申请），申请人为德国电信股份有限公司，本申请的国际申请日为2020年10月28日，优先权日为2019年10月31日，进入国家阶段日为2022年04月29日，公开日为2022年06月17日。
驳回决定中引用的最接近现有技术为对比文件1，公开号为US2009067367A1，公开日为2009年03月12日。对比文件1说明书中引用了一篇引证文件，为日本专利申请JP2001061186A（下称引证文件1），其公开日为2001年03月06日，在对比文件1的申请日之前已经公开。
实质审查阶段，驳回理由为：本申请相对于对比文件1和本领域的惯用手段的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
复审期间，申请人对权利要求书进行过修改，最后一次修改的权利要求1如下：
1.一种用于配置具有软件定义的无线电SDR能力的用户装备的方法，包括以下步骤：
所述具有SDR能力的用户装备从无线电接入网无线地加载(904、1904)SDR程序；
所述具有SDR能力的用户装备执行(904、1904)所加载的SDR程序，所述SDR程序在执行时将所述具有SDR能力的用户装备配置成支持所需的无线通信技术；
所述具有SDR能力的用户装备使用专用SDR配置信道(700、1101、1110)来加载所述SDR程序，所述专用SDR配置信道(700、1101、1110)处于与由所需的无线通信技术定义的任何通信信道(800、810、1200、1210)不同的频率，其中
所述无线电接入网广播包括指向所述SDR程序的位置的指针的信标(600、601、602、603、604、605)，所述位置包括所述专用SDR配置信道(700)或所述专用SDR配置信道(700)的子信道，其中所述信标(600、601、602、603、604、605)以不同频率来广播，和/或多个不同的信标(600、601、602、603、604、605)以单个频率来广播，和/或多个不同的信标(600、601、602、603、604、605)以不同频率来广播；
所述具有SDR能力的用户装备扫描(901)预定频谱以搜索所广播的信标(600、601、602、603、604、605)；
所述具有SDR能力的用户装备接收(902)所广播的信标(600、601、602、603、604、605)并调谐(903)到由所述指针指向的所述专用SDR配置信道(700)或其子信道以用于加载所述SDR程序。
复审决定继续引用对比文件1（US2009067367A1）作为最接近的现有技术。
合议组认为：
对比文件1公开了“带外”方式，即借助于独立于当前系统的“通用”信道，可以用来实现操作软件的下载。对于“带外”软件下载的具体实例，对比文件1给出明确指引：引证日本专利申请No.2001061186。
关于日本专利申请No.2001061186（即JP2001061186A，引证文件1），其公开日为2001年03月06日，在对比文件1的申请日之前。引证文件1公开的方案涉及通过下载信道下载软件的方法，其说明书第9-88段记载了，无线终端根据下载频道的信息转移到下载频道并下载实际需要的软件，安装所述软件后能够利用相应无线通信系统进行通信，其中下载信道是专用的，可以具有预先统一的物理层的规格。可见，引证文件1公开的内容与对比文件1引证的内容相符。因此，引证文件1应当视为对比文件1公开内容的一部分。
在此基础上，合议组进行比对分析后认为，对比文件1公开了权利要求1的主题名称，引证文件1公开了不带下划线的其余内容，带下划线、不加粗的内容为区别特征（1），带下划线、加粗的内容为区别特征（2）。
由上述区别特征，合议组确定权利要求1实际解决的技术问题是：如何更便捷且可靠地获取网络下发的信息以及如何避免干扰。
对于区别特征（1），根据上文可知，引证文件1与权利要求1的方案均涉及用户装备通过预定频谱获取网络下发的SDR程序的位置的信息，二者的区别仅在于在预定频谱上的信息下发和接收方式。对此，引证文件1说明书第51段还公开了，通过广播信道发送关于下载频道的信息，信息量非常小，可以使用比较低速的通信路径发送。在此基础上，本领域技术人员有动机对该方案进行改进，使用更便捷的方式实现对信息量较小的网络下发信息的发送和接收。此外，通过网络广播的信标中的指针指示信息，以及用户装备扫描预定频谱从广播的信标中获得网络下发的信息，这是本领域的惯用手段。因此现有技术整体上已经给出了改进的技术启示，本领域技术人员容易想到对于引证文件1的信道信息进行下发的替代方式，即可以通过广播的信标中的指针来指向SDR程序的位置，使得用户装备通过扫描预定频谱即可搜索并接收广播的信标中的信息。在广播信标时，以不同频率来广播所述信标、以单个频率来广播多个不同的信标、以不同频率来广播多个不同的信标，这均是本领域技术人员根据需要作出的常规选择。此外，通过子信道加载SDR程序也是本领域的惯用手段。
对于区别特征（2），引证文件1公开了使下载信道“采用与现有的无线通信系统不同的帧格式/协议”，从而“构成与现有的无线通信系统完全不同的信道”（说明书56-63、83段），也就是给出了在现有无线通信系统的信道之外，单独设计下载信道的技术启示。二者的区别仅在于，基于何种目的而单独设计下载信道。然而，避免信道间干扰是本领域在信道设计时的普遍追求，而通过频率隔离的方式避免信道间干扰是本领域公知的手段。因此，基于避免信道间干扰的目的，结合引证文件1公开的对于下载信道的设计方式，本领域技术人员容易想到，使得专用SDR配置信道处于与由所需的无线通信技术定义的任何通信信道不同的频率。
因此，在对比文件1的基础上结合本领域的惯用手段从而获得该权利要求所请求保护的技术方案，对于本领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求1的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。
合议组还认为，从属权利要求的附加技术特征要么是本领域技术人员容易想到的，要么已经被引证文件1公开。所以，其他权利要求相对于对比文件1和本领域的惯用手段的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
02 决定要点
如果专利文件说明书中引证了反映其背景技术的文件，且该引证文件满足《专利审查指南》相关规定的要求，则认为该专利文件说明书记载了该引证文件中的相关内容。当使用该专利文件作为对比文件时，对于其引证文件中与该专利文件密切相关的内容，可以作为对比文件公开的内容，并未超出当事人的合理预期。
值得注意的是，上述决定要点并非无效决定书中原始的决定要点，而是本次《要点汇编》发布时重新提炼出来的。可见，复审和无效审理部经集体研究后，认为上述要点更具有典型意义，能够更广泛地指导其他类似案件的审理。
03 律师点评
（一）专利文件作为对比文件时，其引证文件中与该对比文件密切相关的内容，可以作为该对比文件公开的内容
在复审决定的理由部分，合议组认为：引证文件1公开的内容与对比文件1引证的内容相符，因此，引证文件1应当视为对比文件1公开内容的一部分。
对此，《要点汇编》第14点重新表述为：当使用该专利文件作为对比文件时，对于其引证文件中与该专利文件密切相关的内容，可以作为对比文件公开的内容，并未超出当事人的合理预期。
根据笔者多年的经验观察，专利文件通常是在引证文件的基础上进行借鉴和改进，所以相比引证文件有相同的地方，但也有差异，常见的两种形式为添加型和置换型。我们不妨假设引证文件中的技术特征为ABC，添加型是指在引证文件的基础上添加新的特征，例如，添加技术特征D之后形成ABCD的方案，置换型是指将引证文件中的某特征置换为其他特征，例如，将技术特征C置换为D之后形成ABD的方案。
对于添加型，可以认为引证文件的ABC属于专利文件公开内容的一部分；对于置换型，可以认为引证文件的AB属于专利文件公开内容的一部分，但不宜认为C属于专利文件公开内容的一部分，因为专利文件舍C取D的行为已经给出了明确指引。
可见，引证文件1中有些内容可以视为对比文件1公开内容的一部分，但另一些内容可能不宜视为对比文件1公开内容的一部分。因此，《要点汇编》14的表述“引证文件中与该专利文件密切相关的内容，可以作为对比文件公开的内容”，更为准确合理。
（二）为何不直接将引证文件用作最接近的现有技术
笔者读完复审决定，第一印象就是，似乎应该将引证文件1（而不是对比文件1）作为最接近的现有技术，理由有二：
首先，对比文件1只是公开了权利要求1的主题名称，而主题名称是抽象概括的，已经被下面的技术特征具体体现了，所以，如果引证文件1公开了大部分具体技术特征，则必然公开了主题名称。
其次，权利要求1的大部分技术特征被引证文件1公开，大部分从属权利要求的附加技术特征也被引证文件1公开，而对比文件1公开技术特征的数量少的可怜，这充分说明引证文件1公开技术特征的数量最多，与本专利申请技术领域相同或者相近，与本专利申请要解决的技术问题关联度高。
当然，可能是因为在实质审查过程中审查员已经选定对比文件1作为最接近的现有技术，导致合议组不宜在复审阶段改换引证文件1作为最接近的现有技术。但考虑到本案中对比文件1和引证文件1的关系，笔者认为，若以引证文件1作为最接近的现有技术，说理可能更顺畅。
（三）“引证”和“援引加入”的协调
“引证”和“援引加入”规定在《专利审查指南》的不同章节，但在英文语境下具有相同的表述，都是incorporated by reference，涉及的问题也是相同的，都是一份文件以引用的方式指向另一份文件中的内容。因此，笔者建议协调“引证”和“援引加入”的关系，避免出现厚此薄彼的情况。
特别声明
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